El procedimiento de registro internacional de marcas: ¿harina de nuestro costal?

Resumen: El Sistema de Madrid[1] permite que una única solicitud ante la Oficina Internacional irradie sus efectos hacia todos aquellos países miembros designados por el solicitante. En el presente trabajo se ponen de relieve las ventajas y desventajas de este Sistema, con especial referencia al caso cubano.[2]

Sumário: 1. Breve referencia a la incorporación de los tratados internacionales a la ley interna. 1.2. Regulación de las marcas internacionales en el Decreto-Ley 203 de 2000, “De Marcas y Otros Signos Distintivos” 2. Adopción del Sistema de Madrid en Cuba 2.1 Establecimiento de la tasa individual 2.2 Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid 2.3. Comportamiento de las solicitudes internacionales de marcas cubanas y de las solicitudes extranjeras que incluyen a Cuba dentro de los países designados. 3. Conclusiones 4. Bibliografía

1.Breve referencia a la incorporación de los tratados internacionales a la ley interna

1.1. Análisis del Decreto- ley 73 de 1983 “De los tratados internacionales”

El Decreto-Ley 73[3] era la normativa que regía el tema referente a los tratados internacionales -negociaciones, los trámites de aprobación y ratificación- cuando Cuba se adhirió por segunda vez al Arreglo de Madrid.

Según el artículo primero de esta normativa se requería la aprobación del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros o de un vicepresidente de cualquiera de estos órganos para los procesos de negociación, prórroga y modificación.

La propuesta de adhesión era elaborada por el Organismo de la Administración Central del Estado interesado en la adhesión, lo que era elevado con posterioridad al miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros que atendiera dicho organismo, así como al miembro del Comité que atendiera al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).

En los casos de protocolos de ejecución con implicaciones financieras no presupuestadas, se requería la aprobación previa del miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros a cargo del ministerio involucrado y la propuesta se hacía acompañar de un análisis económico contentivo de los beneficios e implicaciones financieras.

En el articulado del Decreto-Ley se enunciaban dos procedimientos de aprobación de los tratados internacionales, uno destinado a aquellos convenios sujetos al trámite constitucional de la aprobación del Consejo de Ministros y ratificación por el Consejo de Estado, a saber, los tratados sobre amistad, colaboración y ayuda, los relativos a la demarcación de fronteras y todos aquellos donde las partes hubieran acordado su posterior ratificación. El otro grupo de tratados era aprobado a partir de unos trámites administrativos, comprendidos en estos casos, los protocolos de ejecución, complementarios, derivados de tratados en vigor que requerían la aprobación del Consejo de Ministros al contener disposiciones financieras no presupuestadas. En estos casos la aprobación estaba a cargo del jefe del organismo interesado, quien debía en el plazo de 15 días remitir el documento original al MINREX.

Conforme establecía el artículo 23 del Decreto-Ley 73, la ratificación, prórroga y modificación era objeto de publicación en la Gaceta Oficial y a la orden del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros podía publicarse una síntesis o reseña de su contenido, según reza el artículo 24 de la propia norma.

En lo tocante al procedimiento de incorporación del tratado en el ordenamiento jurídico cubano, no existe referencia expresa en el Decreto-Ley y aunque, los artículos 23 y 24 salvan en alguna medida esta omisión al referirse a la publicación de dichos tratados internacionales, puede colegirse de su redacción que la publicación tiene un mero carácter informativo, en tanto cabe la posibilidad de no publicar el texto de manera íntegra. Este proceder hace surgir una interrogante sobre la eficacia interna del tratado, pues al decir de las normas internas, como requisito de validez, requieren la publicación total en la Gaceta Oficial. Por tanto, si los tratados pasan a formar parte del Derecho Interno del Estado cubano, también deberían ser objeto de publicación íntegra. Al respecto la doctora Pino Canales, al referirse al actual Decreto-Ley 191 del año 1999, cuya redacción es similar a la de su predecesor, plantea que el espíritu de la norma no radica en otorgarle a la publicación la fuerza de un acto de recepción del tratado internacional antes de su incorporación al Derecho Interno, se trata del cumplimiento de una formalidad, consistente en la mera información sobre la participación del país en el convenio[4].

A pesar de los criterios antes expuestos, sería conveniente la publicación de al menos un extracto del tratado, para que pueda conocerse grosso modo  el objeto del mismo.

1.2. Regulación de las marcas internacionales en el Decreto-Ley 203 de 2000, “De Marcas y Otros Signos Distintivos”

Conforme establece el artículo 39 del Decreto-Ley 203 el mismo será de aplicación salvo en aquellos casos en que los convenios internacionales dispongan lo contrario, de manera que se subordinan los modos de actuación en la esfera de marcas a los tratados internacionales siempre que exista alguna contradicción con la ley patria.

En el sentido que está escrita la norma, el tratado internacional prima sobre la ley nacional ante la existencia de disyuntivas, en igual sentido se encuentra redactado el artículo 20[5] del Código Civil cubano, lo que a nuestro juicio no se encuentra en correspondencia con la práctica jurídica nacional.

El procedimiento de examen seguido para las marcas internacionales es el mismo que el aplicado a las marcas solicitadas vía nacional, salvo en lo que respecta al examen de forma ya que en el caso  de las solicitudes internacionales lo realiza la Oficina Internacional, cuestión que repercute de manera negativa en determinados tipos de marcas, cuestión que será abordada más adelante.

En relación con el examen sustantivo, según regula el Decreto-Ley 203 se realiza en el plazo de un año incluyendo el análisis de las prohibiciones absolutas y relativas conforme establece el Artículo 24.1. Al concluir el examen se emite un informe conclusivo que concede o deniega la marca, en este último supuesto el solicitante puede interponer recurso de alzada ante el Director General de la Oficina en el plazo de treinta días[6] o decursado el término o en desacuerdo con la resolución emitida por la Oficina puede acudir a la vía judicial[7] como fue el caso de la solicitud internacional de la marca PARIS PREMIERE[8] por PARIS PREMIERE S.A. representada por el Bufete LEX, S.A., la cual fue denegada en Cuba por consistir en una expresión laudatoria inmersa en la prohibición absoluta del artículo 16.1  inciso c) del supra mentado Decreto-Ley, cuestión que fue desestimada por la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana.

2. Adopción del Sistema de Madrid en Cuba

Cuba ha sido signataria del Sistema en dos ocasiones, en 1905 y en 1989. En lo que concierne a la primera adhesión en 1905, el Reglamento[9] de 28 de octubre del propio año, dictado por la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, fue aprobado para la ejecución del Arreglo de Madrid en Cuba; dicho Reglamento[10] estaba compuesto por 11 artículos que establecían el proceder para el Registro Internacional de marcas en la República de Cuba, es decir, la aportación de 40 ejemplares al reivindicar colores con una breve mención en francés,  relativa al color o combinación de colores y el establecimiento de una tasa de dos francos por cada copia o extracto de registro solicitado en virtud del derecho previsto en el artículo 5bis del Arreglo. Asimismo estableció la posibilidad para acceder al registro internacional, de aquellas marcas que se encontraban registradas con anterioridad al Arreglo.

Pese a las innumerables ventajas que este ofrecía, por Acuerdo del Consejo de Secretarios, adoptado en sesión de 4 de marzo de 1931 y aprobado por el presidente de la República de Cuba, se dispuso que se procediera a la denuncia[11] del Arreglo de Madrid, depositada esta en el Departamento Político Federal de Berna por el Ministro de Cuba en Berna, en nota de 22 de abril de 1931, fecha en la cual quedó anotada la denuncia[12]. Como consecuencia de este acto, según establece el Convenio de París, en su artículo 17bis, el Arreglo pese a su denuncia, continuó aplicándose hasta el 22 de abril de 1932, fecha en que cesó de manera definitiva su aplicación en el territorio de Cuba. A partir de este momento no se admitió la protección legal a las marcas internacionales de Berna, con motivo de lo cual se dictaron las disposiciones correspondientes, contenidas en el Decreto del Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo de fecha 15 de junio de 1931, publicado en la Gaceta Oficial el 17 de julio del mismo año. Pese a lo antes referido, la Secretaría de Comercio no se desentendió de la Oficina Internacional y mantuvo el vínculo con ella[13].

Las disposiciones antes referidas permitían mantener la protección concedida a las marcas internacionales por los 20 años establecidos, transcurridos los cuales habrían de solicitar protección en virtud de la nueva norma, a saber, el Decreto-Ley 805 de 4 de abril de 1936[14]. En lo atinente a otros actos relativos al registro de marcas inscriptas por la vía internacional, habría de acudirse directamente ante la Secretaría según disponía el Decreto-Ley.

En relación con el registro internacional, en el caso de estar basado en una solicitud nacional caduca, se entendía caduca también en el territorio cubano si al vencimiento del plazo de un año, contado a partir de la fecha de caducidad en el país de origen, no se producía la renovación[15].

Esta disposición se fundamenta en el principio “el depósito de una marca extranjera no puede en Cuba tener mayor protección que la que posee en su país de origen, ya que la vida legal de la marca en Cuba está condicionada a su vigencia en el país de origen”[16].

Una vez caduca la protección legal, la marca pasaba a dominio público y podía ser objeto de apropiación por un tercero, sin que pudiera oponerse objeción alguna, conforme lo establecía el artículo 134 del Decreto-Ley 805, sobre la no existencia del mejor derecho de las marcas internacionales en relación con las marcas nacionales y extranjeras registradas directamente en Cuba, en relación con el artículo 116.7)[17].

Este mejor derecho podía obtenerse cuando las marcas internacionales fueran registradas directamente en Cuba y por tanto, se les hubiera expedido el certificado de inscripción por el término de quince años, según el artículo 134[18] y 132.1)[19].

La nueva adhesión de Cuba al Arreglo estuvo matizada por la situación imperante, no sólo en el plano interno sino también externo. A fines de la década de los 80 los indicadores económicos no mostraron resultados positivos[20], asimismo, la desaparición del campo socialista en 1989 con la consiguiente desintegración de la URSS en 1991, hicieron desaparecer las ventajosas relaciones económicas que existían, pues hasta ese momento, según acertadamente expresó el entonces Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Pedro Ross “no había que competir para vender; ellos adquirían el azúcar, adquirían el níquel y nosotros no teníamos que esforzarnos para competir con alta calidad y reducir los costos. Y Cuba, un país que durante muchos años no tuvo necesidad de comprar y vender, fue perdiendo competencia”[21]. Ante esta situación el Sistema de Madrid representaba la posibilidad de insertarse en el mercado internacional a través de las marcas cubanas más prestigiosas, lo que constituía, indudablemente, una fuente de ingresos al país.

Antes de esta fecha, era impensable una nueva adhesión al Arreglo, lo que estaba motivado, entre otros factores, por la falta de personal especializado y capacitado en esta materia, la poca organización y dominio de la actividad marcaria, el poco conocimiento del idioma francés y la inexistencia de información estadística necesaria para la realización de la evaluación económica[22]. Hacia finales de la década del ´80 las condiciones materiales para la nueva adhesión, estaban creadas, por un lado habían desaparecido las causas que en 1931 incidieron en la denuncia del Arreglo, ya que dejó de existir la propiedad privada sobre los medios de producción y con ella los agentes oficiales particulares que cobraban altas sumas por sus servicios y ya contaba la Oficina Cubana con el personal capacitado para insertarse en el manejo del Sistema.

Al respecto, es dable destacar que la adhesión al Arreglo fue recomendada por el director de la OMPI[23] en el año 1986, así como por los participantes en la Conferencia de Dirigentes de las Oficinas de Invenciones de los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)[24].

Ante tales circunstancias, sólo quedaba pendiente el estudio económico de los beneficios del Arreglo de Madrid para Cuba, para ello se analizaron en el periodo de 1982 a 1985 los gastos en que incurrió el país por el registro de marcas en el extranjero, sin contar los gastos relativos a agentes oficiales. Se observó que por 221 solicitudes de registro en países miembros de la Unión, tan sólo en tres años, el país gastó un promedio de $ 99 450.00 dólares norteamericanos. Sin embargo, en virtud del Arreglo, el ahorro hubiera sido considerable, al obtener una protección por veinte años con una menor inversión monetaria. En otro sentido los gastos de viaje  y estancias por participar en cada sesión de la Asamblea de la Unión los financiaba la Unión. La adopción de este sistema, constituía una influencia favorable para el desarrollo del comercio exterior, ya que las empresas nacionales que deseaban exportar sus productos podían transportarlos sin dificultades a los mercados extranjeros. Así la industria nacional se estimula a la exportación de sus productos.

Con el análisis antes referido, el Grupo de Trabajo encargado del estudio del tema propuso al Pleno de la Comisión Coordinadora de Tratados  la aprobación del dictamen elaborado y su consiguiente elevación al Consejo de Ministros, en consonancia con el artículo 9 del Decreto-Ley 73 de 1983, al tratarse de un tratado sujeto al trámite constitucional. El resultado de este proceso fue el depósito del instrumento de adhesión del Arreglo en la Oficina Internacional de la OMPI, efectuado por José Pérez Novoa, el entonces embajador cubano en Ginebra, en presencia del director de la ONIITEM, el ingeniero Mario A. Fernández Finalé, el 6 de septiembre de 1989. De ahí que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 14 apartado 4 inciso a) del Protocolo, Cuba pasó a ser parte el 6 de diciembre de 1989, siendo aplicable a las marcas registradas a partir del día en que la adhesión se hizo efectiva.

Conforme establece el Arreglo y es posible efectuar, tal adhesión contenía dos notificaciones, la primera establecía que Cuba se valía de la facultad prevista en el artículo 3bis ( limitación territorial del Arreglo), según el cual la protección resultante del registro internacional de marcas sólo se extendería a Cuba cuando el titular de la marca lo solicitara expresamente y la segunda[25], determinaba que de conformidad con el artículo 14.2 d) y f) del Arreglo, la aplicación del mismo estaría limitada a las marcas que fueran registradas a partir del día en que se hiciera efectiva la adhesión, lo que hallaba fundamento en el cúmulo de trabajo derivado del examen de un gran número de registros internacionales y lo que supondría añadir a ello todas las marcas registradas con anterioridad por la vía internacional y que gozaban de un registro nacional idéntico, válido y vigente en Cuba.

La primera de ellas aun mantiene su validez y es utilizada por todos los países que son parte del Arreglo, no así la segunda, cuya eliminación fue comunicada a la OMPI el 2 de mayo de 1995, al crearse en la Oficina Cubana las condiciones necesarias  para asumir el trabajo derivado de la retirada del uso de esta facultad, lo que reportaría a su vez beneficios económicos al país.

El iter seguido para la adopción del tratado estuvo en correspondencia con lo preceptuado en el Decreto-Ley 73, con la única salvedad de lo concerniente a la publicación, ya que no consta en los archivos del Ministerio de Justicia, gaceta alguna referente a la adopción del Arreglo de Madrid en Cuba, que a pesar de no constituir un requisito sine qua non para su recepción, según se refirió en el acápite anterior, se trata de poner en conocimiento de la ciudadanía su existencia, expresión del derecho que le asiste a cada ciudadano a estar informado.

En lo que respecta al Protocolo, el análisis para la adhesión de Cuba al mismo estuvo encaminado hacia la flexibilidad de que dota al sistema, así como el aumento  de los ingresos producto al crecimiento del ámbito territorial de la Unión lo que conllevaría a un crecimiento proporcional del número de registros y solicitudes internacionales. Unido a ello los solicitantes de marcas internacionales en Cuba tendrían amplias posibilidades al beneficiarse de un procedimiento uniforme y expedito.

Al producirse la adhesión de Cuba al Protocolo, podía incidir, por derecho propio, en las decisiones sobre el Sistema, con voz y voto; desde el punto de vista político constituía un apoyo a la labor de la OMPI como ente especializado de las Naciones Unidas, pues con la adopción del Acuerdo ADPIC, el protagonismo de tal organización se vio debilitado. Constituía en definitiva, el completamiento de la pertenencia al Sistema. Con motivo de las transformaciones sufridas por el Protocolo a lo largo de su vigencia, la Oficina Cubana, los agentes del país y usuarios cubanos no han dejado de definir posiciones al respecto, las que serán expuestas a continuación en compañía de los análisis correspondientes.

2.1 Establecimiento de la tasa individual

El sistema de tasas individuales instaurado por el Protocolo, aun cuando no ha sido acogido por todos los firmantes de tal instrumento, ya que según se analizó en el capítulo anterior rompe con la idea inicial de abaratar los costos, en el territorio nacional las opiniones transitan de un extremo a otro, cuestión que reviste particular importancia, toda vez que puede ser susceptible de modificación la norma internacional en lo que a este tema se refiere.

Consideraciones del Departamento de Marcas respecto a la pertinencia del establecimiento de la tasa individual.

Las tasa individuales recaudadas por la Oficina Internacional se transfieren a las partes contratantes respecto de las cuales han sido abonadas y los complementos de tasas y tasas suplementarias se distribuyen anualmente entre las partes contratantes que no perciben tasas individuales, cuestión que se realiza en proporción al número de designaciones de que hayan sido objeto.

En el año 2001 la Oficina Internacional distribuyó un total de 24 5556 251 francos suizos de las tasas suplementarias y complementos de tasas, de los cuales el país recibió 206 505, 05 francos suizos. Por otro lado, si el registro internacional cierra su ejercicio bienal con beneficios, estos se reparten entre las oficinas, sin embargo en el periodo entre 1996 y 2001 Cuba no percibió beneficios por este concepto.

La tasa individual no puede exceder los montos de las tasas nacionales, en fecha de adhesión de Cuba al Protocolo el valor de la tasa nacional era muy bajo, 165 pesos[26] y se realizaba en un sólo pago, lo cual no implicaba muchos ingresos y en fechas siguientes no resultó del todo beneficioso por el reducido número de designaciones.

Actualmente, la tasa nacional es de 390 pesos por una solicitud hasta tres clases, lo que el titular habrá de abonar en dos partes, o sea, 250 antes de la concesión y 140 después de esta, a lo que se suman 100 pesos por cada clase que exceda la tercera.

La conveniencia de fijar tal tributo radicaba en el hecho de las expectativas futuras en relación con las partes contratantes así como la incorporación de determinados países al Protocolo, como era el caso de Estados Unidos, lo que traería consigo el aumento de solicitudes en virtud del Protocolo.

Las tasas que percibiría la Oficina respecto a cada designación serían superiores a las que recibía en virtud del Arreglo y ante la falta de designaciones a Cuba, en virtud del Protocolo no habría afectación, porque se contaría aun con la distribución de tasas suplementarias y por complemento de tasas en virtud del Arreglo, de manera que una modificación de este tipo no acarrearía pérdidas para el país si los resultados fueran los no esperados.

Las designaciones en virtud del Protocolo reportaban un ingreso mayor, directo, sin deducciones ni descuentos, pues en vez de los 73 francos suizos que se recibían por cada designación y cada clase que excedía la tercera, se recibiría una tasa individual; lo que se encuentra en correspondencia con el artículo 8.7 del Protocolo, las reglas 35.2 a), 34.3 a) y 38 del Reglamento Común, la regla 37.1 b) que afecta los artículo 8.5 y 6 tanto del Arreglo como del Protocolo, debido al nivel de rigurosidad del examen sustantivo que realiza la Oficina Cubana al incluir de oficio prohibiciones absolutas y relativas y el artículo 8.7 a) y b), referido a la posibilidad de adoptar el sistema de tasas individuales con posterioridad a la firma del tratado, como es el caso de Cuba.

La Resolución 2496 del 2000 de la Directora de la OCPI, Sobre las Tarifas Oficiales, es el amparo legal para el establecimiento de la tasa antes referida, que cabe señalar que no ha de ser entendida como una tasa desde el punto de vista del Derecho Financiero Cubano, que entiende por tasa el tributo por el cual el obligado recibe una contraprestación de servicio o actividad por parte del Estado[27]. Además las tasas según esta área del Derecho se encuentran taxativamente refrendadas en la norma.

En relación con los dos pagos, el hecho que el Registro Internacional opere tácitamente, podía ocasionar inconvenientes, de ahí que fue preciso dejar claro que el segundo pago se realizaría en el plazo de un mes a partir del año que dispone la Oficina para realizar el examen, con excepción de aquellas solicitudes que han sido objeto de rechazo provisional, las cuales contarán con el plazo de 2 meses, vencidos los plazos antes mencionados, se entendería abandonada la solicitud.

El objetivo de esta tasa individual es que los países no tengan gastos por concepto de su aplicación, de manera que habrán de adoptarse las medidas necesarias para evitar contradicciones e irregularidades con la implantación de este sistema, tales como, la demora de envíos por correo ordinario de rechazos provisionales, de ahí que esto y las resoluciones definitivas serán enviadas por vía electrónica.

Tal adopción requería de celeridad en tanto la adhesión de Estados Unidos al Protocolo se efectuaría en noviembre de ese año, por ende, serían importantes ingresos al país.

A modo de resumen, la tasa individual quedaba fijada de la siguiente forma:

– Por tres clases: 390 (primer pago 250 y segundo pago 140)

– Por cada clase adicional: 100

– Por la renovación: 300

– Por la renovación en periodo de gracia: 360

La OCPI recibió por este concepto 377 299, 98 francos suizos en el periodo de marzo de 2006 a febrero de 2007, 416 393, 66 francos suizos en el periodo de marzo de 2007 a febrero de 2008 y 442 718, 49 francos suizos en el periodo de marzo de 2008 a febrero de 2009[28]. Lo que denota un incremento en cada año.

Consideraciones de los agentes oficiales[29] cubanos sobre el establecimiento de la tasa individual[30].

Las tasas individuales constituyen una fuente de ingreso superior a la que existía por el sistema de tasas del Arreglo, y dado que el número de solicitudes que entran al país es mayor del que salen, constituye a ciencia cierta un beneficio desde el punto de vista económico.

Consideraciones de los usuarios[31] cubanos sobre el establecimiento de la tasa individual.

Los usuarios por su parte, pese a favorecer el sistema anterior al de las tasas individuales, refieren que los mayores inconvenientes  se manifiestan con el sistema de pago que impone la OCPI para poder realizar la tramitación internacional, lo que  cercena el derecho de prioridad. Es importante consultar la opinión de los usuarios en aras de consensuar soluciones ventajosas para todos, una de ellas podría estar encaminada a la aplicación de tal medida solamente a aquellas empresas que realizan los pagos de manera extemporánea, no así a las que lo hacen en tiempo.

En lo relativo a los pagos también constituye un sinsabor para lo usuarios cubanos, el pago a la Oficina Internacional. El banco designado por la Oficina Internacional para la realización de las operaciones monetarias, canceló sus acciones con Cuba debido al bloque económico de los Estados Unidos hacia el país, lo que trajo como consecuencia que en la Oficina Internacional se estableciera un mecanismo diferente para la recepción de los pagos. Dicho mecanismo comienza con una comunicación al Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), quien se encarga entonces de dirigirse al encargado en la OMPI de tal proceder. El iter resulta engorroso y constituye un atentado contra el factor tiempo, tan sensible en sede de Propiedad Industrial.

En nuestra opinión se trata de un tema que debe ser analizado desde dos puntos de vista, primero el número de solicitudes que entra al país y el número que sale y cuáles son los países que mayoritariamente designan las empresas cubanas y a partir de ahí valorar la pertinencia o no de las tasas individuales, aunque siempre será teniendo en cuenta que el próximo año o el próximo mes el análisis podría ser otro.

2.2 Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

Constituye una preocupación en el seno de la Unión de Madrid la calidad de los servicios que se prestan a los usuarios, ya que ante la exigencia de tasas individuales han de ofrecerse garantías  a los usuarios, de lo contrario los beneficios quedarían en tela de juicio.

Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre el Sistema de Madrid de la OMPI en su segunda reunión propuso, conjuntamente con la derogación de la cláusula de salvaguardia, dos tipos de medidas: las primeras estaban encaminadas a velar porque el nivel de servicios[32] que prestan las oficinas de las partes contratantes del Protocolo este en sintonía con las tasas individuales que se cobran y la duración del plazo de denegación aplicable, y las segundas estaban dirigidas a establecer criterios más precisos y niveles máximos que deben aplicar las partes contratantes del Protocolo al fijar los importes de las tasas individuales. A partir de lo antes referido fueron analizados los siguientes aspectos:

Primer Punto

Consideraciones del Departamento de Marcas y Otros Signos distintivos[33]

a) La notificación de declaraciones de concesión de protección.

La notificación de declaraciones de concesión de protección en virtud de la Regla 17.6) del Reglamento Común, no ha sido ampliamente acogida por los países que forman parte del Protocolo; su objetivo radica en brindar a los usuarios información anticipada sobre el estado de su solicitud de registro. En aquellas oficinas donde el examen se realiza en los primeros meses del plazo del año o se realiza de oficio con atención sólo a prohibiciones absolutas -no así las relativas- es aplicable tal Regla sin acarrear ingentes esfuerzos, a contrario sensu de lo que sucedería en la OCPI, ya que en este caso el examen se realiza en los últimos meses del período del año y resulta complejo al abarcar todo tipo de prohibiciones, siendo este el motivo por el cual la Oficina se inclina hacia la posición de mantener la concesión como una consecuencia del principio de concesión tácita.

Dicha posición encuentra su fundamento en la operatividad del sistema y la rapidez en la conclusión de los exámenes para cumplir con el plazo de denegación en tiempo y forma. La emisión de una declaración de este tipo implicaría la elaboración de aproximadamente 120 declaraciones de concesiones mensuales, en español o francés en dos copias. Esta situación se traduce en un gasto de material no previsto, así como la inversión de tiempo por parte del personal de la Oficina, lo que atentaría en definitiva contra el cumplimiento de los plazos de denegación.

A todo lo anterior se suma la asunción en el año 2005 de los segundos pagos de la tasa individual que supuso gastos adicionales de materiales y tiempo en la elaboración de dichas notificaciones.

Pese a lo expuesto hasta aquí, no existen inconvenientes en el orden técnico – Iegal en Cuba para la adopción de esta regla. Esto se debe a la existencia en el Decreto-Ley 203 del Informe Conclusivo[34] para cada solicitud de marca, con independencia de la decisión definitiva en relación con la concesión o no del registro de la marca.

b) Notificación de información previa solicitud de los solicitantes.

En el sistema de registro de marcas en Cuba existen determinadas variantes para informar al solicitante previamente a la concesión o no de un registro. La primera de ellas es la búsqueda especial, servicio que cuesta 100 pesos en moneda libremente convertible, mediante el cual es posible acceder a un registro específico, un titular, un país, una clase, o una combinación de estos u otros elementos.

Otra variante son las certificaciones, las cuales contienen al detalle todo lo relacionado con el registro internacional. Tal servicio es brindado por la Oficina previo pago de una tarifa[35].

Constituye otra posibilidad la información que se brinda a los agentes oficiales sobre el estado de la solicitud internacional con posterioridad a un rechazo provisional, ya sea por carta, teléfono o correo electrónico. Tal información se limita al estado del expediente.

La consulta de expedientes, es otra de las opciones que tiene el solicitante en este sentido, para lo cual se requiere de la figura de los agentes oficiales, según lo refrendado en el artículo 8.3 del Decreto-Ley 203[36].

c) Acceso gratuito por Internet a información sobre la fase en la que se encuentre una designación concreta realizada ante la oficina nacional de que se trate.

El Boletín Oficial de la Propiedad Industrial es el único instrumento del que dispone la OCPI para ofrecer a través de Internet información en relación con los registros internacionales[37]. En este Boletín se publica una referencia de las solicitudes de registro internacional, a saber, el número de solicitud, la denominación y número de Gaceta OMPI en que se publicaron los datos de ese registro internacional a fin de facilitar el proceso de oposiciones y observaciones en cuanto al plazo para presentar este tipo de escrito.

En lo que respecta a la publicación de otras fases de la tramitación los inconvenientes serían varios, problemas en la base de datos SIAMO[38] de marcas internacionales al carecer de un seguimiento administrativo adecuado y la falta de actualización de los registros de mayor tiempo, a lo que hay que añadir la lentitud en la conexión dado el poco ancho de banda, el poco personal y el empleo de tiempo adicional.

Fuera de esta posibilidad, la información sobre el estado de los registros internacionales en Cuba no se encuentra disponible por parte de OCPI en ningún formato. A través de los medios electrónicos[39] de que dispone la OMPI puede obtenerse información siempre y cuando la marca ya esté concedida, después del plazo del año y también si es objeto de rechazo provisional o resolución definitiva.

Se trata con esta propuesta que los servicios antes referidos sean tenidos en cuenta como opciones. En opinión de los especialistas de la OCPI con sólo brindar uno de ellos se exime de la obligación de brindar otros, pero no constituye a nuestro juicio una verdadera opción, se pierde así el sentido de lo que pretende la Organización Mundial, en tanto no existe la posibilidad de escoger, sólo de acoger la única vía existente que es la segunda de las antes mencionadas.

d) Medidas relativas a la fijación del importe de las tasas individuales[40].

La atención en este sentido estará dirigida, por parte de la OCPI, a las propuestas de disminución de las tasas individuales, en tanto el examen que se realiza es ex officio para todas las prohibiciones, cuestión que permite el mantenimiento de la tasa alta con los niveles máximos o de reducción mínima de la tasa individual[41].

Segundo Punto

El otro punto de discusión fue el relativo a si “las medidas mencionadas se aplicarían a las partes contratantes que ya hayan formulado declaraciones relativas al plazo de denegación y las tasas individuales y en caso afirmativo, cómo proceder. A ese respecto, el Grupo de Trabajo puede optar por varias soluciones, que van desde la aplicación inmediata al aplazamiento de la aplicación, pasando por la sencilla opción de no aplicar esas medidas a esas partes contratantes[42].”

No le fue posible a la OCPI pronunciarse en este sentido pues aun no se conocen las posibles medidas a aplicar en cuanto a las tasas individuales, aunque una aplicación inmediata a todas las partes -hayan hecho o no la declaración del Artículo 8.7- sería lo más equitativo, al tener cuenta que una declaración de este tipo puede hacerse en cualquier momento. Un aplazamiento de la aplicación favorecería a los países afectados y permitiría ajustarse a los cambios además de tributar a la uniformidad del tratamiento del tema. La no aplicación de tales medidas a las partes que ya han efectuado la declaración siempre resultará ventajoso, pero provocaría un trato diferenciado.

Tercer Punto

En cuanto al mecanismo jurídico necesario para que surtan efectos las medidas contempladas en la Propuesta se analizarán las siguientes opciones:

a) Modificar el Protocolo. Si se opta por proceder a la aplicación por medio de una modificación del Protocolo, dicha modificación exigirá la celebración de una conferencia diplomática.

b) Una declaración voluntaria realizada por las partes contratantes,

c) Una decisión de la Asamblea en la que se formule una recomendación dirigida a las partes contratantes,

d) La adopción por la Asamblea de una declaración interpretativa,

e) Una modificación del Reglamento Común.

El fin último de estas opciones es la aplicación de lo acordado en cuanto a las medidas propuestas, de ahí que por la magnitud y complejidad que conlleva la modificación de un tratado multilateral, la Oficina consideró que la vía de la conferencia diplomática no resulta idónea, no siendo así en el caso de las dos últimas, aun cuando no sean la de mayor carácter vinculante

En lo que respecta a la modificación del Reglamento, resulta menos compleja su modificación que la del tratado en sí mismo, ya que al contar con la incorporación de las medidas acordadas, sólo quedaba que las partes acataran la obligación de hacerlas efectivas.

Cuarto Punto

“En cuanto a otras cuestiones a examinar se propone tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) La abrogación o revisión del artículo 9sexies del Protocolo,

b) Consiguientes enmiendas del Reglamento Común,

c) Disposiciones transitorias” [43]

Conforme al artículo 9sexies, cualquiera de las dos opciones resulta procedente, pues el efecto sería el mismo y contribuiría en definitiva a garantizar la seguridad jurídica. Resulta más prudente que se apliquen las disposiciones del Protocolo en esos casos y no que desaparezca por completo cualquier alusión al respecto.

La segunda cuestión se refiere a la modificación de las reglas que dependen o se relacionan con la cláusula de salvaguardia, si se aprueba su derogación o restricción de alcance.

La importancia del inciso c) está relacionada con la inclusión de la regulación del momento en que las designaciones que hasta ese instante se regían por el Arreglo pasen a hacerlo por el Protocolo y debe fijarse una fecha para esa conversión.

“Los únicos efectos que tendría la conversión de designaciones de las partes contratantes serían los siguientes[44]:

a) en lo que respecta a la renovación, y en la medida en que la Parte Contratante de que se trate haya efectuado la declaración contemplada en el artículo 8. 7) del Protocolo, habrán de pagarse tasas individuales en lugar de tasas estándar,

b) las peticiones de inscripción de cancelaciones o renuncias en relación con dicha designación podrán presentarse directamente a la Oficina Internacional, y

c) si las circunstancias lo permiten, esas designaciones podrán beneficiarse de la posibilidad de transformación que se contempla exclusivamente en el Protocolo”.

Se trata de resultados esperados que se derivan de la derogación de la cláusula de salvaguardia, los dos últimos son posibilidades que brinda el Protocolo y no el Arreglo y de las cuales puede beneficiarse un registro. En el primer caso supondría un gasto adicional para el titular al renovar ese registro. Sin embargo, esto que en principio pudiera parecer una desventaja, se compensa con los beneficios que se derivarían de la derogación de la antes mencionada cláusula.

“En lo que respecta a las solicitudes internacionales, designaciones posteriores y peticiones de inscripción de renuncias y cancelaciones pendientes en la fecha de entrada en vigor de la derogación y a los fines de la certidumbre, sería recomendable estipular que continúe su tramitación conforme al régimen aplicable en la fecha en que hayan sido presentadas o se considere que hayan sido presentadas”[45].

El tránsito no traumático en cuanto a los trámites pendientes constituye una ventaja no sólo para los usuarios sino también para las oficinas, al mantenerse un orden lógico y justo según las tasas pagadas y los plazos de denegación en que fueron solicitadas bajo las normas del Arreglo. En aras de dar cumplimiento a lo anterior ha de tenerse en cuenta la no aplicación de los efectos de tasas individuales hasta el momento en que proceda la renovación.

Quinto Punto

La adopción del español como idioma de trabajo es acogida en su sentido más positivo. El uso del idioma español para todos los registros y trámites con independencia del tipo de solicitud facilita el trabajo de los especialistas de la Oficina.

Punto Conclusivo

“Como resumen de este documento se invita al Grupo de Trabajo a formular comentarios sobre lo que antecede; en particular, a indicar i) si debe recomendarse una derogación de la cláusula de salvaguardia, acompañada de las medidas que se contemplan en la Propuesta, a los fines de ser aprobada por la Asamblea”[46].

Para Cuba resulta ventajoso en todos sus puntos la derogación de la Cláusula de Salvaguardia, la aplicación del Protocolo en todo los casos donde exista un vínculo con el mismo dota al sistema de flexibilidad, lo que se traduce en el grupo de ventajas que antes eran aplicadas a un grupo reducido de países y que ahora irradiarán sus efectos a un número mayor de solicitudes de registro internacional.

A tenor del número de países que son miembros de ambos tratados, el uso del Arreglo quedaría prácticamente en desuso por el pequeño grupo de países miembros.

Las medidas contenidas en la Propuesta constituyen un incentivo para que los países opten por la derogación de la cláusula, motivo que justifica el apoyo por parte de la Oficina.

“ii) qué recomendaciones específicas formularía en relación con dichas medidas, en particular, en relación con las cuestiones planteadas en el párrafo 22 del presente documento, y”[47]

En relación con el nivel de los servicios prestados, resulta conveniente para la Oficina la de “notificación de información previa solicitud de los solicitantes”. Aunque puede ser susceptible de estudio el hecho de valorar la suficiencia de las vías existentes para así optar por las más idóneas, teniendo además como referencia el proceder de otras oficinas.

Actualmente la información que puede ser brindada es la referente al estado del expediente, por lo que no se requiere un examen complejo, se trata de una búsqueda en base o en físico del registro internacional de que se trate. A los efectos pudiera crearse un modelo sencillo para ofrecer esta información, valiéndose de las vías existes de comunicación.

En lo referido a las tasas, la propuesta de la Oficina es continuar el debate sobre el establecimiento de niveles máximos en aras de obtener una propuesta más precisa. En este sentido, desde el año 2004 se hizo una declaración en virtud del Artículo 8.7) y se fijó la tasa individual, pagadera en dos plazos, tomando como base que el examen que realiza la OCPI de las prohibiciones absolutas y relativas es de oficio, razones que respaldan una tasa individual de nivel máximo.

“iii) si la Oficina Internacional debe tomar las disposiciones necesarias a los fines de que la Asamblea apruebe la exhaustiva propuesta mencionada en los párrafos 30 y 31 del presente documento, incluidos, en particular, proyectos de disposiciones transitorias que reflejen el enfoque expuesto en los párrafos 36 a 42 del presente documento”[48].

La posición de la OCPI es apoyar todo lo que tribute a la derogación de la cláusula de salvaguardia velando que todos los aspectos sensibles y vulnerables queden cubiertos.

La declaración del artículo 5.2 b)

La declaración del artículo 5.2 b) no ha sido acogida por Cuba, de ahí que el examen ostente la duración de un año, en consonancia con los exámenes de las solicitudes que no provienen de la Oficina Internacional y con la legislación nacional[49]. En situación similar se encuentra el art 5.2 c) ya que la realización de oposiciones no es posterior al examen sustantivo sino que es parte integrante del mismo.

La presentación de oposiciones motiva el rechazo provisional de la solicitud y el traslado al solicitante de la marca del escrito interpuesto, todo lo cual tiene lugar dentro del plazo de un año, por tanto no hay afectación al procedimiento seguido por la Oficina Cubana conforme establecen los artículos 23 y 24 del Decreto-Ley 203.

Otras ventajas que se derivan de la derogación de la cláusula

En lo que respecta a la revisión de la cláusula de salvaguardia, el punto tres está relacionado con las cuestiones objeto de afectación, a saber:

– el plazo para notificar

– las tasas individuales

– la petición de transformar un registro internacional en nacional

– la base para presentar solicitud internacional

– la cuestión del criterio en cascada

– la presentación ante la oficina internacional de designaciones posteriores y peticiones de inscripción de cancelaciones y renuncias.

La derogación de la cláusula posibilita al empresario elegir el punto de conexión más ventajoso con los países miembros al momento de presentar su solicitud, ya sea el establecimiento, el domicilio o la nacionalidad; lo que descongestiona el trabajo de la Oficina al no tener que ocuparse de la verificación de este principio.

En lo relativo a las designaciones posteriores, peticiones de inscripción de cancelaciones y renuncias, al prevalecer el Protocolo, los titulares podrán realizar estos trámites por sí o a través de las administraciones nacionales, reduciendo de esta manera el ámbito de intervención de las oficinas y dotando a los titulares de una mayor libertad.

Con ello se verían afectados los siguientes aspectos del Reglamento:

– la dirección del mandatario -siendo beneficioso que pudiera estar domiciliado en cualquier parte contratante.

–  el uso del idioma español dotaría los trámites de mayor celeridad y calidad.

– el tratamiento de las irregularidades cuando afectan las fechas. Cuando se recibe una aviso por una irregularidad de fecha (regla 15.1 a), en la medida en que la Oficina Internacional reciba la corrección de la irregularidad en cuestión, dentro del plazo de 2 meses de que dispone la oficina de origen para enviar la solicitud internacional a la Oficina Internacional, la fecha del registro internacional seguirá siendo la fecha en que la oficina de origen recibió la solicitud internacional. Esto constituye una excepción no ventajosa para el solicitante pues excluye la posibilidad de servirse de la fecha de recepción por la oficina de origen, aun cuando en la mayoría de los casos sea difícil cumplir la condición exigida por el breve tiempo para contestar el aviso.

Consideraciones de los agentes oficiales cubanos sobre el Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

El plazo del examen para la denegación resulta muy amplio en virtud del Protocolo, el término de 12 meses resulta más ventajoso, a lo que se suma el hecho de la imposibilidad de la Oficina Cubana de cumplir en un plazo menor dado el cúmulo de trabajo existente.

Consideraciones de los usuarios sobre el Examen del Artículo 9sexies del Protocolo de Madrid

Para este grupo la idea de mejorar los servicios es bien acogida pero no sucede así con la prolongación de los plazos de denegación, ya que siempre apuestan por una disminución de los mismos.

2.3. Comportamiento de las solicitudes internacionales de marcas cubanas y de las solicitudes extranjeras que incluyen a Cuba dentro de los países designados.

Existen en la actualidad un total de 90 marcas cubanas[50] registradas por la vía del Sistema de Madrid correspondientes a 34 titulares, según la base de datos Madrid Express los países más designados son Alemania, España, Francia, Rusia, Portugal, la Oficina del Benelux, Reino Unido, Suiza, Austria y China. Los titulares cubanos poseen registros en la mayoría de los países que conforman la Unión de Madrid con excepción de Ghana, Madagascar y Chipre.

Ocupa un lugar destacado dentro de los titulares cubanos, el sector tabacalero con la Corporación Habanos S.A. poseedora de 32 registros internacionales y la Empresa Cubana del Tabaco -comercialmente CUBATABACO- poseedora de 7, seguidos del Grupo Hotelero Gran Caribe S.A. y NEURONICS S.A. con 3 registros cada uno. Los demás agentes económicos son titulares de 1 ó 2 registros. Desde que Cuba se adhirió al Protocolo -1997-, el promedio anual de marcas cubanas registradas ha sido de un 8, 5 %[51]. Hay que destacar que el reducido número de usuarios y los escasos registros se deben al hecho de que la comercialización cubana se produce mayoritariamente en el área de América Latina donde, además de Cuba, solo Antigua y Barbuda es miembro del Sistema de Madrid, por tanto no resulta trascendente su utilización, citemos por ejemplo el caso de Venezuela que ha sido en los últimos tiempos el principal socio comercial de Cuba y no es miembro del Sistema. Entre los trámites que más se realizan en la Oficina, en lo concerniente al registro internacional se encuentran las designaciones posteriores y las renovaciones, lo que se traduce en la ampliación de mercado por parte de las empresas cubanas y un interés en el mantenimiento de la protección por el valor que tienen las marcas nacionales en el mercado internacional.

En relación con las designaciones del año 2004 -1436 designaciones- a la fecha ha habido un comportamiento irregular, se produjo un incremento en el año 2005 con 1918 designaciones que descendió en el 2006 a 1860 y aun más en el 2007 con 1744 designaciones, en cambio en el 2008 se observa un nuevo ascenso con 1866 designaciones. Cuestión en nuestro criterio que ha estado motivada por los principales cambios económicos que se han producido en nuestro país, consecuencia de la disminución de inversión del capital foráneo.

3. Conclusiones

a. El Sistema de Madrid constituye un mecanismo de acceso al registro internacional más expedito que la vía tradicional, el cual ha sido objeto de sucesivas modificaciones a lo largo de su vigencia a fin de simplificar el procedimiento en beneficio de los usuarios y las administraciones nacionales, lo que se traduce en la incorporación de nuevos Estados y el incremento de las solicitudes por año. La existencia del pago de una única tasa -ya sea para la solicitud o renovación-, la utilización de un único idioma para la presentación de solicitudes, y la realización de trámites ante una sola oficina -limitaciones, cambios de dirección, renuncias- dan fe de los beneficios del Sistema.

b. A partir de la segunda adhesión de Cuba al Sistema de Madrid se ha producido un aumento de solicitudes de marcas extranjeras en el territorio nacional, lo que se traduce en beneficios económicos para Cuba.

c. Toda obra humana con especial referencia al tema objeto de debate, es perfectible, la reducción de los plazos de denegación y disminución o eliminación de las tasas individuales es recomendada por algunos países, en cambio otros solo exigen como compensación a tales regulaciones la prestación adecuada de servicios. En Cuba, amén del criterio de los empresarios cubanos -con tendencia a la eliminación de la tasa individual- el análisis se centra en el número de marcas cubanas registradas a través del Procedimiento Internacional de Registro, prácticamente insignificante en comparación con el número de solicitudes que entran al país por esta vía, por lo que una reducción del plazo de denegación es impensable, sin embargo, el sistema de tasas individuales reporta apreciables beneficios al país.

d. Pese a sus inconvenientes, el procedimiento de Registro Internacional no es una vía a desestimar por los países, los que a partir de sus condiciones objetivas deben valorar su pertinencia o no, que debe ir más allá de un análisis económico. La significación de aunar criterios en el tema marcario, constituye un imperativo, pues la relevancia de las marcas en el mundo de hoy es indiscutible; de América solo Cuba, Estados Unidos y Antigua y Barbuda son miembros del Sistema, analizar las motivaciones e implicaciones que ha tenido para nuestro país tal adopción puede ser un punto de partida para los demás países del continente.

e. La eliminación del registro y solicitud de base constituiría una ventaja para los usuarios pero implicaría a su vez la pérdida del ataque central como mecanismo de defensa ante las violaciones de derechos marcarios. La creación de un tribunal internacional para la solución de estos conflictos no sería viable, pues su actuación estaría al margen de los derechos nacionales.

f. Existe correspondencia entre el Arreglo y Protocolo de Madrid y la legislación marcaria cubana, sin embargo, la realización del examen de forma por la Oficina Internacional impide la presentación de requisitos adicionales exigidos a los solicitantes que usan la vía nacional y que son necesarios para un adecuado desarrollo del examen sustantivo.

g. Las implicaciones del Sistema de Madrid en Cuba deben ser analizadas a partir del criterio de todas las partes involucradas, aun cuando resulta ventajoso desde el punto de vista económico por el número de solicitudes que entran al país los usuarios cubanos son pocos, de manera que se produce una inundación del registro marcario nacional y se impide la inscripción de marcas cubanas por interferir con marcas extranjeras. En otro orden de análisis los usuarios cubanos reciben las ventajas del pago de una única tasa y un único trámite, sin embargo no están a favor del sistema de las tasas individuales, a lo que es de añadir los engorrosos trámites para la realización del pago que en ocasiones, constituyen verdaderos atentados contra la protección de las marcas.

Informações Sobre o Autor

Yeney Acea Valdés

Profesora asistente de las asignaturas Derecho Económico, Propiedad Industrial y Derecho Marítimo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana y jueza de la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana