Tributação sobre propriedade intelectual: anotações preliminares

Sumário: 1. Considerações iniciais 2. Sistema Tributário Nacional: aspectos gerais 3. Propriedade intelectual e contratos de transferência de tecnologia 3.1. Contratos de licença de direitos 3.1.1. Exploração de Patente (EP) 3.1.2.  Desenho Industrial (DI) 3.1.3.  Uso de Marca (UM)  3.2. Fornecimento de Tecnologia (FT) 3.3. Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT) 4. Tributação sobre o uso da Propriedade Intelectual 4.1. Licença de uso de marcas e de exploração de patentes 4.1.1. Sobre a licença de uso de marcas e exploração de patentes 4.1.2.  Franquia – Lei 8.955/94   4.1.3. Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica 5. Considerações finais  6. Referências Bibliográficas

1 Considerações iniciais

A utilização da tecnologia gera obrigação tributária. A forma de operacionalização da tributação varia de Estado para Estado. Alguns tributam a receita bruta paga ou remetida ao fornecedor da tecnologia, outros permitem a dedução das despesas e exigem tributo da margem de lucro da prestadora de serviços. Nesse contexto, a presente análise, mesmo que forma preliminar, buscará apresentar o Sistema Tributário Nacional, os principais contratos de transferência de tecnologia e a tributação incidente sobre a utilização da propriedade intelectual.

2 Sistema Tributário Nacional: aspectos gerais

Em países de estrutura federativa, como o Brasil, o poder tributário apresenta-se dividido entre as unidades da Federação. O sistema constitucional tributário brasileiro distribui a competência tributária entre a União, os Estados-Membros, o Distrito Federal e os municípios e é constituído por princípios e regras específicas disciplinando a matéria em capítulo próprio.[1]

Dos princípios e das normas constitucionais tributárias, se extrai o restante da legislação nessa área. O Código Tributário Nacional retoma as matérias constitucionais, acrescentando explicações às matérias constitucionais, como é o caso da definição de tributo apresentada no artigo 3o.: “Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada.”

Em síntese, considerando a definição do Código Tributário Nacional, pode-se inferir que o tributo é receita derivada resultante do poder de império estatal. As normas constitucionais, juntamente com o conceito previsto no Código, servem de base para a legislação infraconstitucional na área tributária. Sobre a temática, Giuliani FOURANGE[2] observa: “(…) una prestación obligatoria, comumente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y queda lugar a relaciones juridicas de derecho publico.”

Os princípios norteadores da função como limitadores ao poder de tributar nos países que possuem sistema constitucional rígido, visando à preservação dos direitos e garantias individuais. São amplos e abstratos e se apresentam como diretrizes, requisitos ou critérios de validade formal ou material à criação de normas jurídicas. O Sistema Tributário Nacional transporta a estrutura da República Federativa até os seus princípios, elegendo como vetores a isonomia, a legalidade, a capacidade contributiva, a certeza e a segurança do Direito. Isso se manifesta desde o início da República e se firma cada vez mais[3].

Isso se comprova no texto constitucional de 1988, onde se apresentam as limitações ao poder de tributar. São princípios consagrados na Constituição brasileira de 1988: a legalidade; a irretroatividade; a anterioridade; a igualdade; a proibição de efeito confiscatório do tributo; a pessoalidade dos impostos; imunidade recíproca entre as pessoas de Direito Público; imunidade tributária dos templos de qualquer culto; a imunidade de impostos incidentes sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, das instituições de educação e de assistência social, das entidades sindicais dos trabalhadores; a imunidade do livro, do jornal e dos periódicos e do papel destinado a sua impressão; a imunidade dos produtos industrializados que se destinem ao exterior, tanto em relação ao imposto incidente sobre a industrialização como em relação ao imposto estadual sobre as operações de circulação de mercadorias.

Além desses, podem ser incluídos o princípio da não cumulatividade do IPI e do ICMS; seletividade do IPI em razão da essencialidade dos produtos; generalidade, uniformidade e progressividade do imposto de renda; liberdade de tráfego; a não-cumulatividade dos impostos federais novos, bem como a proibição de criação de novos impostos e taxas que tenham base de cálculo ou fato gerador idêntico aos previstos na Constituição; vedação da instituição de empréstimo compulsório aos estados, Distrito Federal e municípios; princípio da uniformidade de tributos em todo o território nacional.

Na doutrina brasileira, em que pese outras correntes doutrinárias, a Constituição elenca cinco espécies (artigos 145, 148 e 149): impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios.

O imposto é definido no Código Tributário Nacional como o “tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte”. Esse conceito está de acordo com as diretrizes constitucionais e possui características, como a de ser uma prestação pecuniária, isto é, deverá ser pago em dinheiro. Outra característica é que sua exigência é obrigatória, não se paga o imposto voluntariamente; se o contribuinte não pagar responderá sob pena de execução. Por outro, o imposto é cobrado sob regras fixas. As leis que o delimitam antecedem ao pagamento. Elas determinam a forma e o prazo e fixam o quantum deverá ser pago em caso de incidência. Distingue-se no imposto a sua finalidade de cobrir as despesas públicas, isto é, as despesas de interesse geral. O que o contribuinte paga é o serviço geral, podendo nunca ter recebido serviço nenhum da espécie. Levando-se em conta a definição e as características apontadas, tem-se que o Estado não necessita oferecer nenhuma utilidade, comodidade ou serviço que justifique a cobrança do imposto, não havendo vinculação entre o pressuposto de fato previsto na norma instituidora e a atuação estatal.  Geraldo ATALIBA[4] classifica os impostos como tributos “não vinculados”, ou seja, “o seu fato gerador independe de qualquer atividade específica do governo tributante em relação ao contribuinte”

As taxas são tributos definidos no Código Tributário Nacional como decorrentes da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte, ou postos a sua disposição ou relativos ao exercício regular do poder de polícia do Estado.

Outro aspecto é o que se refere ao “poder de polícia”, apontado no artigo 78 do Código Tributário Nacional. As taxas fundamentam-se na cobertura dos custos administrativos. São atividades, conforme cita Geraldo ATALIBA[5], baseadas na lei, exercidas pela administração pública para licenciar, permitir, autorizar, fiscalizar e controlar as atividades privadas. Assim, pode-se deduzir que a taxa, diferentemente do imposto, é um tributo vinculado a uma atividade estatal, representa remuneração de uma atividade que possui vínculo com o poder público, com caráter de retribuição.

A contribuição de melhoria decorrente de obras públicas (artigo 145, III, da CF). Geraldo ATALIBA[6] justifica a instituição de contribuição de melhoria à valorização imobiliária causada por obra pública, tendo como base imponível a “valorização”, como sujeito ativo a pessoa que realiza a obra e como sujeito passivo o dono do imóvel valorizado.

Roque CARRAZZA[7], por sua vez, deixa claro que a hipótese de incidência da Contribuição de Melhoria é a realização da obra pública, que traga como conseqüência a valorização de imóvel urbano ou rural. A base de cálculo deve considerar “a valorização experimentada pelo imóvel, em decorrência da obra pública a ele adjacente.

Dada a complexidade para a instituição desse tributo, principalmente no que se refere à quantificação da valorização obtida e às exigências do Código Tributário Nacional (artigo 82), como a necessidade de haver participação do sujeito passivo nos projetos, obras e custos, pode-se concluir que esse tributo tem pouca utilização. Na prática, comumente se vê a opção pela cobrança de taxas, quando, na verdade, a situação configura contribuição de melhoria.

O empréstimo compulsório é o contrato pelo qual uma das partes entrega a outra uma coisa para usar ou consumir, com a obrigação de restituí-la em espécie, ou em equivalente, ao fim de certo prazo. No caso da tributação é a prestação em “dinheiro que o Estado ou outra entidade pública de direito interno coativamente exige, nos termos da lei, para custeio de suas próprias atividades, daqueles que possuam determinada capacidade contributiva, denotada por fatos geradores legalmente previstos.”[8]

 As contribuições sociais são um “tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal indireta e mediatamente (mediante uma circunstância intermediária) referida ao obrigado.”[9] No texto constitucional, as contribuições são consideradas tributos tendo em vista a sua natureza de receita derivada e compulsória e por possuírem outros traços comuns aos tributos.O artigo 149 indica a competência tributária à União para instituir contribuições sociais de intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais como instrumento para atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigo 146, III e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo sexto, relativamente às contribuições a que se refere o dispositivo.

3 Propriedade Intelectual e contratos de transferência de tecnologia

Aos direitos sobre as obras intelectuais dá-se o nome de propriedade intelectual[10], que compreende as “novas idéias, invenções e demais expressões criativas, que são essencialmente o resultado da atividade privada”[11]. Os direitos resultantes das criações intelectuais “têm caráter imaterial e são essencialmente internacionais cosmopolitas”.[12] Isso quer dizer que o produto das criações/invenções localiza-se onde estiver a civilização.

As formas de conhecimento técnico e científico protegidas pela propriedade intelectual são os direitos de autor e conexos (relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão). No campo da propriedade industrial[13], estão as patentes de invenção e os modelos de utilidade, o desenho industrial, as marcas, os desenhos e modelos industriais e a concorrência desleal. As cultivares contemplam as novas variedades de plantas; a informação não-divulgada e a topografia circuitos integrados.[14]

A presente análise restringe-se ao campo da propriedade industrial. Neste verifica-se que as empresas estão em constante busca de novas tecnologias, que podem ser desenvolvidas pela própria empresa ou ser adquiridas de outras empresas ou institutos.

Portanto, importa a titularidade do direito de propriedade intelectual, por meio da aquisição de uma invenção (de produto ou processo), modelo de utilidade, desenho industrial, marca e outros passíveis de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

Essa cedência dos direitos de propriedade intelectual para a exploração dos direitos relativos a e patentes, uso de marcas, fornecimento de tecnologia ou outros, se dá por meios formais, contratos bilaterais, na maioria das vezes onerosos, mas podem ser gratuitos, estabelecendo nas  suas cláusulas as condições para o seu uso (art. 88 a 93, da Lei 9.279/96).

Nessa linha, a transferência de tecnologia pode se dar por meio da licença de direitos, entendida como os contratos que regulam licença de direitos de exploração de patentes de invenção e de modelo de utilidade, uso de marcas e desenhos industriais; a aquisição de conhecimentos tecnológicos: contratos que regulam fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica, científica, administrativa e assemelhados; e os contratos de franquia.

A remuneração ou pagamento dos contratos celebrados relativos à transferência de tecnologia pode se dar por meio de royalties, para os contratos que celebram a licença de direitos e fornecimento de tecnologia e despesas com assistência técnica, para contratos que celebram serviços de assistência técnica, científica, administrativa e assemelhada.

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI exige a averbação dos contratos de transferência de tecnologia onerosos, inclusive com registro no BACEN, a fim de legitimar as remessas de valores para o exterior. Nos contratos que são celebrados integralmente no território nacional, a averbação no INPI servirá para validar a dedutibilidade fiscal das despesas com royalties e assistência técnica e surtir efeitos perante terceiros.

A tributação de royalties e/ou despesas com assistência técnica incidirá sobre os rendimentos auferidos pela transferência de tecnologia. Seguem abaixo os aspectos que envolvem esta questão tributária. Na seqüência serão analisados os principais contratos de transferência de tecnologia.

3.1 Contratos de licença de direitos

3.1.1 Exploração de Patente (EP)[15]

Os contratos de licença de exploração de patentes têm por objetivo o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado no INPI. Esses contratos deverão conter o número do pedido ou da patente, título da patente e as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar. Os pedidos de patentes ainda não concedidos não farão jus a remuneração. Quando a patente for concedida a empresa deverá solicitar alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início da licença.

No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal  estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91. As licenças de exploração de patentes são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência desses privilégios.

3.1.2 Desenho Industrial (DI)[16]

Contratos que objetivam o licenciamento de desenho industrial concedido ou pedido de desenho industrial depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número e o título do pedido ou do desenho industrial, devendo respeitar o disposto no Artigo 121 da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Esses contratos deverão conter o número do pedido ou do desenho industrial, o título e as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar. 

Nos contratos que envolvem desenho industrial as formas de pagamento usualmente negociadas são: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líquido de venda. Os pedidos de desenho industrial ainda não concedidos não farão jus a remuneração. Quando o desenho industrial for concedido a empresa deverá solicitar alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início da licença.

No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal  estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91.

3.1.3. Uso de Marca (UM)[17]

Os contratos de uso de marca objetivam o licenciamento de uso de marca registrada ou pedido de registro depositado no INPI. Esses contratos deverão indicar o número do pedido ou da marca registrada, devendo respeitar o disposto nos Artigos 139, 140 e 141 da Lei n. 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Nos contratos deverá conter o número do pedido ou do registro da marca, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar.

Nos contratos que envolvem marcas as formas de pagamento usualmente negociadas são: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líqüido de venda. Nos contratos de uso de marca a remuneração só é possível após o registro da marca. Os pedidos de marcas ainda não registrados não farão jus a remuneração. Quando o pedido virar registro, a empresa deverá  solicitar alteração do Certificado de Averbação.  No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal  estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91. Os contratos são averbáveis no máximo pelo prazo de vigência dos privilégios.

3.2. Fornecimento de Tecnologia (FT)[18]

Os contratos de fornecimento de tecnologia objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços. Esses contratos deverão conter uma indicação perfeita do produto, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia.

O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza. Os contratos de Fornecimento de Tecnologia deverão conter uma identificação perfeita dos produtos e/ou processos, bem como o setor industrial em que será aplicada a tecnologia.

 As remunerações e as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação contratual, devendo ser levados em conta os níveis de preços praticados nacional e internacionalmente em contratações similares.    No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal  estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91.As formas de pagamento mais usuais negociadas nesse tipo de contrato são valor fixo por unidade vendida e percentual sobre o preço líquido de venda.

 O prazo deve estar relacionado à necessidade de capacitação da empresa, e em geral são averbados por um prazo máximo de 5 (cinco) anos, conforme art.12 da Lei nº 4.131/62, passível de renovação por igual período desde que apresentadas as justificativas cabíveis. O requerimento de prorrogação deve ser protocolado no INPI até o último dia de vigência do certificado de averbação inicialmente expedido.

3.3. Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT)[19]

Os contratos de prestação de serviço de assistência técnica e científica estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados. São passíveis de registro no INPI os serviços relacionados a atividade fim da empresa, assim como os serviços prestados em equipamentos e/ou máquinas no exterior, quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento, como por exemplo, relatório. O objeto da contratação deverá ser detalhado com clareza definindo os serviços que serão executados.

Nesses contratos será exigida a explicitação do custo em função do número de homens/hora ou dia detalhado por tipo de técnico e o valor total da prestação do serviço, ainda que estimado.

No caso de empresas com vínculo majoritário de capital, além de observados os valores praticados no mercado, devem ser respeitados os limites de dedutibilidade fiscal  estabelecidos na Lei nº 4.131/62 e na Portaria MF nº. 436/58, conforme artigo 50 da Lei nº. 8.383/91. Os contratos são registrados pelo prazo previsto para a realização do serviço ou a comprovação de que os mesmos já foram realizados.

3.4. Franquia (FRA)[20]

Os contratos de franquia se destinam à concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. Esses contratos deverão conter a caracterização completa do pedido ou da marca registrada envolvida na franquia e a apresentação da circular de oferta ou declaração de recebimento da circular.

Os contratos deverão  relacionar as marcas e/ou os pedidos de registro, as condições de exclusividade e sub franqueados,  se haverá prestação de serviços, bem como outros aspectos julgados necessários.

A remuneração dos contratos prevê a taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação); taxa de royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas); taxa de publicidade (percentual sobre vendas), além de outras taxas.
Os contratos são registrados até o prazo de vigência das marcas envolvidas na franquia.

4 Tributação sobre o uso da Propriedade Intelectual

Sobre os contratos de transferência de tecnologia entre empresas nacionais e estrangeiras, incidem os tributos: Imposto de Renda IR Fonte (pagamentos a pessoas domiciliadas no exterior); Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE; Imposto sobre Serviços – ISS; PIS/PASEP; Imposto sobre Operações Financeiras – IOF; Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF.

4.1 Licença de uso de marcas e de exploração de patentes 

4.1.1 Sobre a licença de uso de marcas e exploração de patentes

Sobre a licença de uso de marcas e exploração de patentes incidem:

-Imposto de Renda – IR – 15% (Paraíso Fiscal – 25%), observados os Acordos e Tratados Internacionais para evitar a dupla tributação; base de cálculo o rendimento bruto;

– Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – Royalties – 10% (Marcas – Ausência de Referibilidade); base de cálculo valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos; 

-Direito a crédito – 100% até 31.12.2003, 70% de 1º.1.2004 até 31.12.2008 e 30% de 1º.1.2009 até 31.12.2013;

-Imposto sobre serviços – ISS – Lei Complementar 116/2003 (Marca – Item 3.02 e Patente – não consta);  

-PIS/PASEP–Importação e COFINS-Importação – 1,65% e 7,6%

4.1.2 Franquia – Lei 8.955/94

Sobre o contrato de franquia incidem:

– Imposto de Renda  – IR – 15% (Paraíso Fiscal – 25%), observados os Acordos e Tratados Internacionais para evitar a dupla tributação;

– Limites de Dedutibilidade – Fonte Pagadora (Franquia – máximo 5%   – ADI SRF 2/02, artigo único);

– Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – Royalties – 10%;

– Imposto sobre serviços – ISS – Lei Complementar 116/2003, item 17.08;

– PIS/PASEP–Importação e COFINS -Importação – 1,65% e 7,6%

4.1.3 Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica

Sobre a prestação de serviços com fornecimento de tecnologia e de serviços técnicos de assistência técnica incide:

– Imposto de Renda  – IR – 15% (Paraíso Fiscal – 25%), observados os Acordos e Tratados Internacionais para evitar a dupla tributação;

– Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE – Royalties – 10%;

– Imposto sobre Serviços – ISS – Lei Complementar 116/2003 – Itens 14.02 e 17, princípio da territorialidade;

 – PIS/PASEP–Importação e COFINS – Importação – 1,65% e 7,6%;

 – Importação de Serviços – Valor, antes da retenção do Imposto de Renda, acrescido do Imposto sobre Serviços e do valor das próprias contribuições.

5 Considerações finais

A transferência de tecnologia (negociação de conhecimentos) conjuga os interesses do detentor da tecnologia e de terceiros que pretendem utiliza-la. O contrato de transferência de tecnologia é condicionado a uma séria de normas legais, dentre elas as relacionadas a incidência tributária. As implicações tributárias nas relações de licença, uso e transferência de tecnologia, revelam que os países exportadores de tecnologia, normalmente tributam as receitas derivadas da venda de tecnologia. Cada Estado elenca fatos geradores ligados à transferência de tecnologia, sobre os quais incidirá tributação. Não é habitual a concessão de incentivos fiscais à exportação de tecnologia pura, seja por isenção ou qualquer outro modo. Assim o controle do pagamento de tributo sobre a utilização da tecnologia, como pelo uso de patentes e marcas, pode representar uma forma de incentivo ou desincentivo dos setores da economia (fim fiscal e extrafiscal).

Informações Sobre o Autor

Salete Oro Boff

Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito-Mestrado e Doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Trabalho vinculado à Linha de Pesquisa “Políticas Públicas de inclusão social”, projeto “Políticas Públicas para a inovação, proteção jurídica da tecnologia e desenvolvimento: em busca do equilíbrio entre a propriedade privada e os interesses difusos”. Pós-doutora em Direito de Propriedade Intelectual pela UFSC. Doutora em Direito pela UNISINOS. Professora da Faculdade Meridional – IMED- Passo Fundo-RS. Professora do Instituto de Ensino Superior de Santo Ângelo – IESA