Propriedade Industrial

O presente estudo traz uma análise sobre a Propriedade Industrial, espécie de Propriedade Intelectual mais comumente utilizada pelas Empresas. Analisamos os mecanismos jurídicos de proteção existente no ordenamento jurídico interno, bem como os tratados internacionais que delimitam parâmetros mínimos de proteção.

1 – Considerações Gerais

Os direitos relativos à Propriedade Intelectual referem-se às obras literárias e científicas, às interpretações dos artistas interpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal, e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Para fins didáticos consideramos a Propriedade Industrial como espécie de Propriedade Intelectual e neste estudo vamos nos ater apenas a esta espécie, tendo em vista sua amplitude.

Haverá Propriedade Industrial toda vez que um bem econômico imaterial for objeto potencial de propriedade e passível de apropriação por terceiros, tão logo seja colocado no mercado.

Nesse sentido, houve necessidade de criar mecanismos jurídicos de proteção ao investimento colocado na criação desse bem imaterial, para permitir que o seu titular aproprie de todo o valor da invenção, eliminando os “free-rides” e obtendo receita pela sua exploração, como forma de incentivar a pesquisa e o investimento em novas tecnologias.

A proteção da Propriedade Industrial permite também a disseminação do conhecimento tecnológico, uma vez que as invenções são tornadas públicas, possibilitando sua utilização por terceiros após a expiração da proteção.

A tutela jurídica da Ordem Econômica em nosso ordenamento visa a Livre Iniciativa (art. 5º, inciso XIII, art. 170, caput e art. 173, § 4º, da Costituição Federal e Lei nº 8.884/94) observada a Livre Concorrência (art. 5º, inc. XXIX, art. 170, inciso III e IV e Lei nº 9.279/96) e nos limites da Defesa do Consumidor (art. 170, inciso V e Lei nº 8.078/90).

Desta forma, pelo senso comum poderíamos questionar a proteção da Propriedade Industrial que garante direitos exclusivos de exploração frente ao direito da concorrência que busca impedir a monopolização de mercado.

Porém, essa garantia de direitos exclusivos não é propriamente um monopólio porque a proteção concedida pela propriedade industrial é capaz de gerar uma eficiência dinâmica e não estática, incentivando a criação de novas invenções e evitando a duplicidade de pesquisas, tendo como fim último o bem estar econômico e o progresso científico.

Isto porque, a Propriedade Industrial apesar de ter a prerrogativa de excluir terceiros da exploração dos bens imaterias protegidos, impondo sanção ao contrafator e concedendo ao seu titular vantagem competitiva considerável sobre seus concorrentes, não se confunde com monopólio, uma vez que, a exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas sobre o meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado.

Ressalvando que, podem ocorrer práticas anticoncorrenciais mediante abuso dos direitos de Propriedade Industrial mas, nesse caso a própria legislação cuidou de criar mecanismos de defesa, como por exemplo, os previstos na Lei nº 8.884/94 de Defesa da Concorrência, arts 20, 21 (controle de condutas) e art. 54 (controle de estruturas), ou ainda, os que configuram concorrência desleal (art. 170, inciso IV da Constituição Federal e Lei nº 9.279/96, arts. 195 e 209). Assim, tudo que restringir a concorrência além do estritamente necessário para estimular a invenção é abuso, por exceder ao fim imediato do direito industrial.

Para ilustrar, temos como exemplos de condutas anticoncorrencias praticadas por titulares de Propriedade Industrial: a falta de uso, a recusa de contratar, o abuso de posição dominante, vendas ou licenças casadas, restritivas ou exclusivas, definição de standards para a compatibilidade de produtos, imposição de royalties após a expiração da patente, dentre outros.

A Constituição Federal de 1988 no art. 5º XXIX dispõe:

“a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” (grifo nosso).

A Lei 9.279/96 regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial. No art. 2º, incisos I a III, o legislador protegeu quatro espécies de bens imaterias:

A patente de invenção;

A patente de modelo de utilidade;

O desenho industrial;

A marca.

E, nos incisos IV e V, garantiu a repressão:

Às falsas indicações geográficas;

À concorrência desleal.

O registro dos bens industriais deve ser requerido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI – autarquia federal) e somente após o ato concessivo correspondente é que nasce o direito à exploração econômica com exclusividade.

Esses bens integrarão o patrimônio do seu titular, em regra o empresário, que terá não só o direito de explorá-los economicamente, com inteira exclusividade, mas também de aliená-los por ato inter vivos ou mortis causa, ou ainda impedir sua utilização pela concorrência.

Para que um terceiro explore bem industrial patenteado ou registrado (invenção, modelo, desenho ou marca) ele necessita de autorização ou licença do titular do bem.

2 – Patentes

A patente é um instrumento econômico que confere ao seu inventor ou cessionário vantagens em razão da exclusividade temporária da exploração da invenção ou modelo de utilidade objeto de proteção.

Desta forma, a patente pode recair sobre uma Invenção ou um Modelo de Utilidade.

Neste ponto fazemos uma ressalva quanto à existência dos chamados Segredos de Industria que constituem um monopólio de fato e não um direito de exploração exclusiva concedida por lei, como nas patentes.

Os Segredos de Industria são vantajosos porque não têm prazo de validade, podem ser usados quando e como a empresa decidir, não há interferência de terceiros e não deixa pistas da evolução tecnológica da empresa. Por outro lado, corre o risco de ser descoberto e poderão ser facilmente copiados, pois a punição será difícil, uma vez que, não protegidos por lei, será quase impossível comprovar o roubo ou a cópia. Sendo assim, os cuidados para que a informação permaneça em segredo deverão ser redobrados e os riscos são grandes.

Já se a empresa registrar a patente obterá um privilégio garantido por lei, poderá bloquear a ação de terceiros, gerar receita por meio das licenças que podem ser concedidas e seu valor integrará o ativo da empresa. Contudo, haverá custos de manutenção da patente, ela será por prazo determinado, estará sujeita a critérios de concessão e suscetível de interferência de terceiros.

A empresa deverá então pesar os prós e os contras, em cada caso concreto, para tomar sua decisão. A grande parte das invenções são patenteadas, contudo, tem algumas empresas que preferem manter seus inventos em segredo como o famoso caso da Coca-Cola, que ao longo desses anos guarda sua fórmula como Segredo de Industria.

– Patente de Invenção

A invenção á a solução nova para um problema técnico, aplicável em escala industrial, é ato original do gênio humano. Aqui, ressalta-se a distinção entre invenção, ou seja, criação de algo que antes não existia na natureza, e descoberta, algo que já existia na natureza e era apenas desconhecido.

Não é passível de registro uma mera descoberta sem que haja algum tipo de criação. A descoberta somente será patenteável se junto com ela houver alguma atividade inventiva como a descoberta de uma função específica e relevante.

A patente está sujeita aos seguintes requisitos (art.8º da LPI):

Novidade: é necessário que seja desconhecida da comunidade científica, técnica ou industrial, ou seja, dos experts da área, não basta que seja original (característica de natureza subjetiva).

Atividade inventiva: deve apresentar inventividade, ou seja, mesmo para um técnico no assunto, não pode decorrer de maneira evidente e óbvia do estado da técnica, deve representar um real progresso. Conforme assinala o art. 11 da Lei de Propriedade Industrial, a criação não poderá estar compreendida no estado da técnica.

Aplicação Industrial: somente quando houver aproveitamento industrial, possibilidade de utilização prática que a invenção ou modelo de utilidade poderá ser patenteado.

Não-impedimento: por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a lei proíbe a patentiabilidade de determinadas invenções ou modelos, conforme elenca o art. 18 da LPI, como por exemplo, os que afrontam à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública.

No que se refere à novidade, há que se destacar a existência do denominado período de graça. A Lei 9.279/96 considera não ferir a novidade a divulgação do invento, quando ocorrida durante os doze meses que precedem a data de depósito da patente, se promovida pelo inventor, ou seja, se a invenção se tornar pública antes do registro, não perde o caráter de novidade, para seu titular, se efetivar o pedido de registro dentro de 12 meses.

Outra ressalva é feita quanto à prioridade pois a lei também concede ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, o direito de registra-lo no período de 12 meses, sem perder o requisito da novidade.

– Patente de Modelo de Utilidade

Modelo de utilidade é a nova forma ou disposição que resulta em melhoria funcional no uso do objeto ou em sua fabricação suscetível de aplicação industrial. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. Assim, goza de proteção autônoma em relação à invenção cuja utilidade foi melhorada.

Ele esta sujeito aos seguintes requisitos (art. 9º da LPI):

Novidade;

Ato inventivo;

Melhoria no uso ou fabricação;

Aplicação industrial.

Ressalta-se que o critério de inventividade para o Modelo de Utilidade é bem menor do que para a patente de invenção. No que diz respeito a Invenção é necessário que a descoberta, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica; já para o Modelo de Utilidade, basta que, para o técnico no assunto, a descoberta não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

No mais, tem-se como uma exigência para o registro que a descrição da invenção ou criação seja suficiente, de forma perfeitamente clara e completa de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto (art. 24 do INPI).

Algumas criações não são privilegiáveis, ou seja, sequer são entendidas como invenções, nos termos do art. 10 da LPI, como por exemplo, as teorias científicas, as concepções puramente abstratas, regras de jogo, etc.

– Prazo da Patente

A patente tem prazo de duração determinado, sendo de 20 anos para a invenção e 15 para o modelo de utilidade, contados do depósito do pedido de patente (data em que o pedido foi protocolado no INPI). Contudo, o prazo de duração do direito industrial não poderá ser inferior a 10 anos, para as invenções, ou 7 anos, para os modelos, contados da concessão da patente, conforme art. 40 da LPI.

Atendidas estas regras, não haverá prorrogação, em nenhuma hipótese, do prazo de duração da patente. Contudo, pode haver situações em que o titular será obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade correspondente. São os casos de concessão de licença compulsória por abuso de direito, nos termos do art. 68, ou pelo interesse público e emergencial nacional, nos termos dos art. 71, ou ainda nas demais hipóteses expressas no art. 70, todos da Lei nº. 9.279/96. Evidentemente, os licenciados deverão remunerar o titular da patente, uma vez que esta não possui propósito punitivo, mas apenas de correção de eventuais disfunções geradas pela exclusividade.

Concedida a primeira licença compulsória a LPI, no art. 80, prevê o prazo de 2 anos para que a exploração econômica da invenção ou modelo de utilidade seja feita pelo licenciado de forma satisfatória. Vencido tal prazo e persistindo a situação irregular, opera-se a caducidade da patente, ou seja, o inventor perde todos os direitos industriais que titularizava e a invenção ou modelo de utilidade caem em domínio público.

A patente extingue-se pelo término do prazo de duração, pela renúncia de seu titular dos direitos industriais, que somente poderá ser feita se não prejudicar terceiros (por exemplo, os licenciados), pela caducidade, pela falta de pagamento da taxa devida ao INPI, denominada “retribuição anual” e pela falta de representante no Brasil, quando o titular for domiciliado no exterior.

3 – Registro Industrial

A marca e o desenho industrial são registráveis no INPI, para fins de concessão do direito de exploração exclusiva.

O registro industrial é ato administrativo de natureza constitutiva, assim, o direito de utilização exclusiva não nasce da anterioridade em sua utilização, mas da anterioridade do registro.

3.1 – Desenho Industrial (“design”)

Desenho industrial diz respeito à forma dos objetos, especificidades que permitem sua imediata identificação, com caráter meramente estético.

Nos termos do art. 95 da LPI considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Desta forma, destaca-se que o Desenho Industrial tem caráter ornamental e funcional, sendo que não requer atividade inventiva como na patente.

O registro de Desenho Industrial é um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado aos autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação. Durante o prazo de vigência do registro, o titular tem o direito de excluir terceiros de atos relativos à matéria protegida tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc.

São requisitos para o registro de Desenho Industrial:

Novidade: o desenho industrial deve ser novo, isto é, não compreendido no estado da técnica. A forma criada deve propiciar um resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos do setor (art. 96), sendo que também há o direito de prioridade, como mencionado anteriormente, só que, neste caso ele é de 6 meses.

Originalidade: deve apresentar uma configuração visual distinta em relação a outros objetos anteriores, ou quando combinar com originalidade elementos já conhecidos criando um visual próprio. Enquanto a novidade é uma questão técnica, a originalidade é estética (art. 97).

Utilidade Industrial: não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico (art. 98), sendo que, estas podem ser protegidas pelo Direito Autoral.

Desimpedimento: a lei impede o registro de desenho industrial em determinadas situações, conforme elenca o art. 100, como por exemplo, desenhos contrários à moral e aos bons costumes, ofensivos à honra ou imagem de pessoas ou atentatórios à liberdade de consciência, de forma comum, vulgar ou necessária.

Desde que preenchidos os requisitos da lei, o registro é concedido automaticamente, sem qualquer exame de mérito. Contudo, pode o titular do desenho industrial requerer o exame do objeto do registro, nos termos do art. 111 da LPI.

Por tal razão, é aconselhável ao interessado no registro de um desenho industrial que realize uma busca prévia, para evitar o risco de obter a concessão de um registro, já existindo outro pedido anterior de terceiros, que poderá levar a nulidade do registro, posteriormente, se questionado administrativamente ou em juízo.

3.1.1 – Prazo

Conforme o art. 108 da LPI o registro do desenho industrial tem prazo de duração de 10 anos, contados da data do depósito e pode ser prorrogável por até 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. Dispõe o art. 120 da mesma lei que a taxa devida ao INPI pelo titular deste registro, denominada retribuição, tem incidência qüinqüenal.

O registro poderá sofrer Ação de Nulidade Administrativa em até 5 (cinco) anos, a partir da data da concessão.

3.2 – Marca

A marca é o signo que identifica produtos e serviços.

Nesse ponto, para não haver confusão, se faz necessário classificar a Propriedade Industrial em:

Patentes:

1. Patentes de Invenção;

2. Patentes de Modelo de Utilidade;

3. Registros de Desenho Industrial;

4. Segredos de Industria.

Sinais Distintivos:

1. Marcas;

2. Nomes Empresariais;

3. Insígnias e títulos do estabelecimento;

4. Indicações geográficas

5. Nomes de Domínio

Outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros:

1. Cultivares, patrimônio genético;

2. Conhecimentos tradicionais.

Os sinais distintivos são definidos como meios fonéticos ou visuais, particularmente as palavras ou imagens, que são aplicados na vida econômica e social na designação das pessoas ou empresas, assim como nos produtos ou serviços que elas fornecem, a fim de distingui-las e de permitir ao público reconhece-las.

A marca, especificamente, é sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas.

A Lei de Propriedade Industrial, no art. 123, incisos II e III, introduziu no direito brasileiro, além da marca de produtos e serviços, duas outras categorias de marcas:

Marca de certificação: atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade ou especificações técnicas, fixadas por organismo oficial ou particular, ex. Fundação ABRINQ, ou ISO;

Marca Coletiva: informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a associação dos produtores ou importadores do setor, ex HOLAMBRA.

Os sinais distintivos têm como objetivos evitar os riscos de confusão, promover o direito da concorrência, garantir o direito das marcas, bem como, o direito dos consumidores.

Nesse sentido, destaca-se o julgado:

Apelação Cível 423.732-3 – TJSP “CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.  PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS. DECLARAÇÃO DE NÃO INFRINGÊNCIA DE DIREITOS DE MARCA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO. Descabe ser declarada a não infringência de direitos de marca anteriormente registrada se o nome usado em produto posteriormente lançado no mercado pela autora é suscetível de causar confusão em face daquele já comercializado pela ré. Apelo provido” (grifo nosso).

As marcas têm como funções: a identificação da origem do produto, a garantia da qualidade e a distinção dos demais. Indiretamente, ela funciona como meio de publicidade.

Desta forma, a Marca também é um instrumento econômico que confere ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo território nacional de determinado sinal distintivo em relação a produtos e serviços e sua propriedade é adquirida pelo registro validamente expedido.

Para que a marca possa ser registrada no INPI deve atender aos seguintes requisitos:

Novidade relativa: a expressão lingüística ou o signo utilizado não precisam, necessariamente, ser criados pelo empresário, o que deve ser nova é a utilização daquele signo na identificação daqueles produtos ou serviços prestados. Assim, a marca é protegida, em princípio, apenas no interior de uma classe, conjunto de atividades econômicas afins.

Não coincidência com marca notória: as marcas notoriamente conhecidas não precisam estar registradas no INPI para serem protegidas, merecem a tutela do direito industrial, em razão da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário e que restou regulamentado pelo art. 126 da Lei de Propriedade Industrial.

Não-impedimento: o art. 124 da Lei de Propriedade Intelectual apresenta um extenso rol de hipóteses em que é impedido o registro, como por exemplo as marcas oficiais do Estado, o nome civil, salvo autorização pelo seu titular, etc.

Conforme mencionamos, em regra, a proteção da marca restringe-se à classe a que pertence. O INPI classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, agrupando-as segundo o critério de afinidade. Desta forma, o titular do registro de uma marca terá direito à sua exploração exclusiva nos limites fixados por esta classificação, não podendo, opor-se a utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário em atividade que não se enquadra na classe em que obteve o seu registro.

Porém, o art. 125 traz uma exceção à regra quando se tratar de marca de alto renome, que se define como sinal devidamente registrado que goza de renome que transcende o segmento de mercado para o qual ele foi originalmente destinado, por essa razão, terá assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Todavia, o registro de determinada marca na categoria de alto renome é ato discricionário do INPI, sendo assim, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição constitucional dos poderes do Estado.

Salienta-se que marca de alto renome e marca notória não são sinônimos. É o art. 126 da LPI que trata das marcas notoriamente conhecidas e traz a possibilidade de serem protegidas independente de registro, mas relacionada apenas ao ramo de atividade que se destina.

Segundo o art. 122 da LPI as marcas podem se apresentar das seguintes formas:

Nominativas (o nome por si só);

Figurativas (desenho ou figura);

Mistas (expressão mais a figura);

Tridimensionais (em três dimensões);

Sonoras (ex. “Plim Plim” da Globo);

Olfativas (ex. Victoria’s Secret, Lush);

Cores (ex. Lilás do chocolate Milka).

O Licenciamento de marcas é plenamente possível e poderá investir o licenciado em poderes para agir em defesa da marca, contudo, para que produza efeitos perante terceiros, a licença deverá ser averbada no registro junto ao INPI.

Além de todos as possibilidades de proteção das marcas, já destacadas, no âmbito civil, também há proteção no âmbito criminal. A Lei de Propriedade Industrial no arts. 189 e 190, tipifica os crimes contra as marcas e impõe sanção ao contrafator, bem como nos arts. 198 e 202, traz a possibilidade de busca e apreensão dos bens contrafeitos, de ofício ou a requerimento do interessado.

3.2.1 – Prazo

Disciplina o art. 133 da LPI que o registro da marca tem duração de 10 anos, a partir da sua concessão. Assim, ao contrário do prazo fixado para patentes e registro de desenho industrial, é contado da efetiva concessão é prorrogável por períodos iguais e sucessivos, indeterminadamente. O interessado deve pleitear a prorrogação sempre no último ano de vigência do registro, ou nos seis meses subseqüentes ao vencimento, mediante pagamento de retribuição adicional.

A taxa devida ao INPI para eficácia do registro da marca também denomina-se retribuição e é devida na data da concessão e a cada prorrogação do registro.

Pode-se requerer a nulidade do registro da marca por meio de processo administrativo dentro do prazo de 180 dias contados da data da expedição do certificado. Transcorrido esse período resta a Ação Judicial de Nulidade que possui prazo decadencial de 5 anos contados da data da concessão do registro.

Salvo força maior, o registro da marca concede ao titular um período de graça de 5 anos, contados da sua concessão, para a efetiva utilização do sinal distintivo. Caso a sua exploração econômica não tiver início no Brasil, após os 5 anos, ou, na hipótese de interrupção desta exploração, por período de 5 anos consecutivos, ou ainda na alteração substancial de seu caráter distintivo original, a marca caducará.

Nos termos do art. 124 da LPI a extinção das marcas se dá pela expiração do prazo de vigência, sem pedido de renovação; pela renúncia; pela caducidade; ou por não manter procurador domiciliado no Brasil, quando seu titular for estrangeiro.

3.3 – Indicações Geográficas

São sinais distintivos de origem ou qualidade utilizados na produção ou no comércio. Observa-se que não pode ser utilizado na Marca sinal indicativo geográfico.

São espécies de Indicações Geográficas:

Indicação de Procedência: nome geográfico do local, país, região, cidade, etc, que se tornou conhecido pela fabricação, extração ou produção de determinado produto ou prestação de serviço (art. 177 da LPI).

Denominação de Origem: nome geográfico do local onde existem atributos exclusivos que diferenciam o produto ou serviço dali originado, garantindo não só a procedência do produto, como também certificando a qualidade ou característica específica que se deve exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. Em princípio, beneficia produtores e consumidores, valoriza o produto, facilita a identificação e estimula melhora qualitativa dos produtos.

A LPI, nos arts. 177 e seguintes regulamenta a proteção às Indicações Geográficas e os atos Normativos 134 e 143, de 15/04/97 e 31/08/98 determinam as condições do registro.

O INPI é o órgão competente para conceder o registro que deve ser requerido pelos sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território cujo nome se quer registrar. A Pessoa Jurídica age como substituto processual da coletividade que tiver direito ao uso de tal nome geográfico.

Este registro tem efeito meramente declaratório e não constitutivo.

São exemplos de Indicações Geográficas: Parma (para presunto); Região dos Vinhos Verdes (para vinhos); Cerrado (para café); Vale dos Vinhedos (para vinhos e espumantes); etc.

Lembramos também que o Decreto 4.062/2001 define as expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como indicações geográficas.

3.4 – Nomes Empresariais

Os Nomes Empresariais caracterizam e distinguem a atividade do empresário no campo da concorrência empresarial. Sua proteção se dá no âmbito da repressão à concorrência desleal.

O registro é de competência das juntas comercias estaduais.

3.5 – Insígnia e Título de Estabelecimento

Insígnia consiste no emblema, caracterizado por figuras, desenhos símbolos, conjugados ou não às expressões verbais, aptos a identificar o estabelecimento do empresário.

Título de estabelecimento consiste no sinal distintivo da loja ou escritório do empresário.

3.6 – Nome de Domínio

O Nome de Domínio consiste no endereço eletrônico, sua estrutura no protocolo de transmissão de hipertextos (http) é: Nome.DPN.País. O DPN é o chamado domínio de primeiro nível.

Hoje, o nome de domínio também exerce a função de sinal distintivo, sempre que for lícito, novo e original.

Salienta-se, neste ponto, que com o avanço da internet e o desenvolvimento do comércio eletrônico, surgiram conflitos envolvendo o uso indevido de marcas registradas, nomes empresariais, indicações geográficas, nomes e siglas de instituições oficiais, bem como nomes de personagens, patronímicos, pseudônimos notórios e títulos de obras alheias, no registro de nome de domínio.

Em 1997 os Ministérios das Comunicações e o da Ciência e Tecnologia criaram por portaria inteministerial o Comitê Gestor da Internet do Brasil (Portaria MC/MCT n. 147, de 31.05.1995).

A Resolução n. 01/98 de 02.04.98 do Comitê Gestor outorgou à FAPESP a realização das atividades de registro dos nomes de domínio, distribuição de endereços e sua manutenção na rede eletrônica Internet.

Contudo, não foi concedida à FAPESP competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de produtos ou serviços porque tal função é de competência exclusiva do INPI. Ela apenas verifica se já existe algum registro com o nome pretendido, caso contrário, autoriza sua utilização.

Em virtude dessa sistemática, em que se observa apenas a ordem de chegada no registro dos nomes de domínio pode ocorrer de algumas pessoas usurparem de Sianais Distintivos, protegidos por lei na formação de seu endereço eletrônico.

No conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro no INPI deverá prevalecer este último, podendo o legítimo titular da marca registrada reivindicar o endereço eletrônico concedido pela FAPESP a outra pessoa, sempre que o nome de domínio reproduzí-la.

Mas a ordem de chegada no registro do nome de domínio prevalecerá se os dois interessados possuírem, cada uma, numa classe diferente, o registro da marca adotada como nome de domínio.

Tem-se também que, o nome de domínio não poderá ser registrado se expressarem palavras de baixo calão, se pertencerem a nomes reservados e mantidos pelo Comitê Gestor e FAPESP com essa condição, por representarem conceitos predefinidos na rede Internet, se puderem induzir terceiros a erro, como no caso de nomes que representam marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, se expressarem siglas de Estados, Municípios, etc. ou ainda, palavras de uso comum.

Destacamos o julgado:

Processo nº. 94.02.22597-8, 1ª Seção TRF “AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MULTA COMINATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Lide acerca do registro de um domínio da Internet, o elemento nominativo da marca e centro do litígio (ÁREA ÚTIL) não se faz passível de registro posto que de uso comum na atividade imobiliária”.

No âmbito internacional a regulamentação dos nomes de domínio é de competência da ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e há também procedimento de arbitragem para resolução de conflitos (site www. ompi.org).

Para a transferência do nome de domínio é necessário preencher os seguintes requisitos:

A marca do reclamante deve ser idêntica ou similar ao nome de domínio; e

O titular do domínio não ter direito ou legítimo interesse em relação ao nome de domínio; e

O nome de domínio ter sido registrado e está sendo usado em má-fé.

4 – Acordos Internacionais

O Brasil é signatário da Convenção Internacional de Paris de 1883 referente à propriedade industrial.

Por tal razão, não se admiti no direito brasileiro a criação de distinções entre nacionais e estrangeiros em matéria de direito industrial. Seria inválida uma lei interna que concedesse prazo de duração maior para as patentes de que fosse titular o inventor nacional, como medida protecionista ao desenvolvimento de nossa tecnologia. É o chamado princípio da assimilação.

O direito brasileiro também reconhece o princípio da prioridade, pelo qual, é possível a qualquer cidadão de país signatário da Convenção reivindicar prioridade de patente ou registro industrial, no Brasil, após igual concessão obtida, anteriormente, em seu país de origem, desde que o faça dentro do prazo de 6 meses, para o desenho industrial, marca ou sinal de propaganda, ou de 12 meses, para a invenção ou modelo de utilidade, contados da apresentação de seu primeiro registro.

Este direito equivale à eliminação de fronteiras nacionais para fins de proteção da propriedade industrial entre os países signatários da Convenção Internacional de Paris também conhecida como “União de Paris”.

Hoje vigora no direito internacional o Acordo TRIPs, firmado em 1995 no âmbito da OMC. Em razão deste, todos os paises que são membros da OMC passam a estar obrigados à observância de patamares mínimos de proteção para os direitos de propriedade industrial estabelecidos no Acordo, que dispõe de mecanismo próprio de solução de contravérsias.

O Acordo obrigou os países a criarem regras internas mais rígidas de propriedade intelectual, com certas semelhanças entre si. No art. 1º do Acordo ficou estabelecido que os paises poderão prover em sua legislação proteção mais ampla que a exigida no Acordo cabendo a cada Membro decidir a forma de implementação de suas regras, mas devem obedecer aos patamares mínimos estabelecidos.

Informações Sobre o Autor

Dahyana Siman Carvalho da Costa

Advogada, especialista em Direito da Economia e da Empresa, mestre em Direito Ambiental, docente no Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – UNILESTE.