Saiba quando pode ocorrer a perda do direito marcário

0

*Por Roberta Minuzzo

O direito de propriedade e exclusividade da marca são conferidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e correspondem a um dever legal de uso, decorrente da função social da propriedade, estabelecida na Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, XXIX e no artigo 2º da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/96.

A função social está diretamente relacionada ao uso, além de identificar o produto ou o serviço em meio aos concorrentes, esclarecer sua origem e a do serviço ou produto, bem como, garantir a qualidade e dar visibilidade, criando um elo de identificação com o consumidor e com o mercado.

Após a concessão do registro da marca, o seu titular tem o dever, por lei, de fazer uso dela, sob pena de perder o seu direito. As hipóteses de perda de direito marcário estão previstas na Lei da Propriedade Industrial e ocorrerem nos seguintes casos:

 Expiração do prazo de vigência: o registro da marca tem validade por dez anos, podendo ser prorrogado por igual período, desde que observados os trâmites legais. Em caso de não prorrogação do registro, o titular perde o direito sobre a marca.

 Renúncia: o titular pode renunciar o seu direito de forma total ou parcial, em relação aos produtos ou serviços reivindicados. Além disso, o abandono pode ocorrer por meio do seu representante legal.

– Caducidade: qualquer terceiro interessado, que demonstrar o legítimo interesse, poderá requerer o pedido de caducidade de um registro, observado o princípio da especialidade.

– Ausência de procurador qualificado e domiciliado no Brasil: é imprescindível que as pessoas domiciliadas no exterior estejam representadas por um procurador, com poderes para representação administrativa e judicial.

De acordo com a Lei, o registro caducará se, decorridos cinco anos da sua concessão, na data do requerimento I) o uso da marca não tiver sido iniciado, no Brasil; II) o uso tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração do seu caráter distintivo original.

Importante observar da norma legal que o prazo estabelecido para início do uso da marca, no Brasil, começa a contar da data da concessão do registro, logo, enquanto a marca estiver em processo de registro, não há obrigatoriedade de uso, uma vez que não há um direito consolidado, apenas uma expectativa de direito.

Além disso, importante chamar a atenção para a parte final do dispositivo legal, quando prevê a hipótese de caducidade pela alteração da marca.

Não são raros os casos em que nos deparamos com marcas requeridas e concedidas sob uma apresentação visual e, com o passar do tempo, sofrem alterações ou modernizações.

O titular de uma marca deve se atentar para essas modificações, pois, se a marca originalmente registrada, sofrer alteração que implique na perda do seu caráter distintivo original, de acordo com o certificado de registro, está vulnerável a sofrer um processo de caducidade. E para reverter essa situação, caso isso aconteça, é preciso demonstrar o uso da marca, através de todos os meios de prova em direito admitidos. Exemplos: notas fiscais, publicidade, itens promocionais, contratos de licença e cessão, dentre outros.

O período de investigação do uso da marca deve observar a data do requerimento da caducidade, ou seja, se o processo foi instaurado em outubro de 2019, as provas a serem apresentadas devem corresponder aos últimos cinco anos, a contar dessa data, ainda que o titular do registro tenha sido notificado da instauração do processo somente meses depois.

É preciso demonstrar que o uso da marca não foi interrompido. Este uso, previsto na lei, também, não pode ser esporádico ou eventual, na verdade, o titular do registro deve demonstrar o uso contínuo e duradouro, através de diferentes provas, em direito admitidas.

Entretanto, em casos especiais, o titular pode demonstrar que a interrupção ou o desuso da marca ocorreu por razões legítimas, de acordo com as diretrizes do INPI.

O legítimo interesse, ao ser demonstrado pelo terceiro interessado, responsável pela instauração do processo de caducidade caracteriza-se por marcas idênticas ou semelhantes, para distinguir produtos idênticos, semelhantes ou afins, direito de personalidade, direito autoral, dentre outros fundamentos.

Por todos esses fatores, muitas vezes desconhecidos, o registro de uma marca vai muito mais além do titular obter o certificado de registro, pois necessita cuidado, observância da lei e, principalmente, a vigilância por um profissional qualificado, capacitado, capaz de orientar seu cliente na tomada de decisões quando se trata de alteração da marca, orientar sobre os prazos a serem cumpridos, dentre tantas outras funções importantes para manter o registro válido, evitando a perda do direito marcário.

Sobre Roberta Minuzzo

Roberta Minuzzo é advogada e graduada em direito pela Universidade Luterana do Brasil. Possui especialização em Propriedade Intelectual pela (PUCRS) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, além de ter cursado Direito PenaI e Processual Penal no IDC – Instituto de Desenvolvimento Cultural. A especialista em Propriedade Intelectual também faz parte da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) e a Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul (ACRIERGS).  Recentemente, assumiu o encargo de colunista e conselheira no portal de negócios MD1 Lead, projeto fundado por Franco Scornavacca (o Kiko do KLB) e Francine Pantaleão. Atualmente, mora nos Estados Unidos. É advogada da DMARK REGISTROS DE MARCAS E PATENTES, sócia fundadora da DMARK MONTEIRO, LLC e DMK GESTÃO DE MARCAS E PATENTES. Todas as empresas possuem vasta experiência e sucesso na representação de milhares de pessoas, sejam elas, físicas ou jurídicas, que desejam proteger seu patrimônio intelectual. Com escritórios em Porto Alegre/RS, Criciúma/SC e Orlando/FL, a empresa conta com uma equipe composta por advogados, economistas, administradores, redatores de patentes, corpo administrativo e consultores, para representar qualquer pessoa ou marca. Para mais informações, acesse – https://dmk.group/  ou mande e-mail para [email protected]

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Presumiremos que você está ok com isso, mas você pode cancelar se desejar. Aceitar Leia Mais Aceitar Leia mais