Sumário: 1. Breve intróito. 2. A suspensão do processo. 3. Do conceito de questão prejudicial. 4. Da questão prejudicial como fundamento para a suspensão do processo – art. 265, IV, “a”, do CPC. 5. As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo por questão prejudicial externa.
1.Breve intróito.
As questões de processo civil, mesmo na existência de uma das codificações mais bem disciplinadas dentre os sistemas de direito germânico, quase sempre se mostram espinhosas e tormentosas. Não pela aplicação e interpretação sistemática da norma positiva e dos princípios, mas sim pela própria natureza dessa ciência do Direito que a cada momento traz temas novos e controvérsias, cujas soluções, regra geral, fogem ao singelo escopo da lei.
Numa dessas controvérsias estabelecidas enquadra-se o tema da suspensão do processo por motivo de questão prejudicial, que quando aplicada em ações que envolvem direitos de propriedade industrial, tem, já há um bom tempo, acarretado calorosas discussões e embates jurídicos nos Tribunais, insuficientes para lançar uma solução única. Não só pelo motivo do estudo e aplicação desse tema de direito processual civil na propriedade industrial é que decidimos abordá-lo em forma deste artigo, mas acima de tudo, em razão de precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça[1] que debateu a questão, resolvendo-a, ao nosso ver, de forma equivocada e controvertida. Então, para fomentar o debate e contribuir para uma tentativa de encaminhamento da matéria, sob o ponto de vista doutrinário, permitimo-nos lançar mão das razões que passamos a estabelecer.
2.A suspensão do processo.
Num título criado especialmente pelo legislador, nossa lei instrumental contempla fases da formação e desenvolvimento do processo, que se entende não como ação processual, mas como a relação jurídica que se forma entre o autor, o juiz e o réu. Os atos processuais são ordenados em métodos, visando atingir um fim e por isso, hão de passar por todas as etapas de um roteiro pré-traçado[2].
Mas essa relação jurídica que se desenvolve no processo, nasce da iniciativa da parte (art. 261 do CPC) e termina por ato estatal do juiz através da sentença, tem, por certos momentos, percalços em seu caminho, e eventualmente pode sofrer acidentes que implicam em sua paralisação, aos quais CARNELUTTI denominava de crises, consistentes num “modo de ser anormal do procedimento em virtude do qual se detém seu curso, temporária ou definitivamente” [3].
O processo, depois de iniciado, só se interrompe por causa legal. Nesse diapasão é que se estuda a suspensão, consistente numa causa regular e admissível de paralisação temporária ou definitiva da vida da relação processual, renovada assim que superado o obstáculo que acarretava essa condição. Suspensão, nada mais é do que a paralisação do curso do processo pela ocorrência de motivos legalmente previstos[4], situação provisória e temporária, situação na qual CHIOVENDA[5] considerava como não existente a relação processual, embora conservando seu efeito negativo de impedir a constituição de uma nova relação (litispendência).
Várias, aliás, são as teses defendidas por doutrinadores de tomo acerca da suspensão e suas modalidades. CARNELUTTI[6], por exemplo, classificava-a como sendo necessária ou facultativa. A primeira decorria de expressa disposição legal (ope legis) e a segunda, teria origem na determinação ordenada pelo juiz (ope judicis). Na modalidade de suspensão necessária ou legal, haveria um impedimento ao desenvolvimento da atividade em que se resolve o processo decorrente de um evento externo em relação ao mesmo, que poderia se manifestar de forma física – aquele que impossibilite ou dificulte de modo excessivo a atividade jurisdicional no processo, v.g., em caso de guerra -; de forma lógica – quando possa resultar de um processo distinto elementos que possam fundamentar o juiz em sua decisão, v.g., em controvérsia penal, civil ou administrativa cujo julgamento possa interferir na causa; e por fim, de forma jurídica – oportunidade em que, mesmo na ausência de impedimento lógico ou físico, se mostre oportuno ao juiz deter temporariamente o procedimento, v.g., em casos de tentativa de conciliação pelas partes litigantes.
Já na modalidade de suspensão facultativa, ainda nos ensinamentos do renomado processualista italiano, a causa da paralisação não teria definição anterior, mas sim em decorrência de atos que vão se realizando no processo e que fazem com o que juiz determine sua detenção por certo tempo, como, por exemplo, nas hipóteses de transação ou autocomposição da lide; ou por impedimento temporário das partes ou procuradores, etc. Nessa mesma linha a doutrina de SERGIO SAHIONE FADEL que adota, porém, outra nomenclatura, considerando as hipóteses de suspensão do curso do processo em razão de motivos automáticos ou por autorização do juiz[7].
ALEXANDRE FREITAS CÂMARA[8], lado outro, costuma conceituar, e o faz para distinguir, a suspensão própria, da imprópria. A primeira seria causa de paralisação do processo em sua integralidade, permitida apenas a prática de atos urgentes pelas partes, que é o caso da suspensão pela convenção das partes. A segunda, ao contrário, não envolveria propriamente uma forma de paralisação do processo, mas sim apenas de algum incidente interno, não autônomo, que, enquanto não decidido impede o regular andamento. Seriam as hipóteses de exceção de impedimento, suspeição ou relativa de incompetência.
Seguindo a esteira daqueles que definem e conceituam a suspensão, HUMBERTO THEODORO JUNIOR[9] termina por concluir que ela se opera quando um acontecimento voluntário ou não, provoca, de modo temporário, a detenção da marcha dos atos processuais, sendo que, tão logo cesse o evento extraordinário que lhe deu causa e superada a crise, o processo se restabelece e vive normalmente.
Pois bem. Nessa modalidade de paralisação passageira, e verificando sua incidência em nosso sistema legal, elenca o Código de Processo Civil, exaustivamente, todas as hipóteses possíveis de suspensão do andamento da ação processual, e que vêm encontradas no art. 265 e suas alíneas e letras.
Como para o estudo importa apenas para efeitos didáticos as modalidades de suspensão por determinação do juiz, nos ocuparemos especificamente de avaliar e tentar decifrar a modalidade de detenção por determinação legal, específica e especialmente, aquela contida no art. 265, IV, alínea “a”, do CPC.
3. Do conceito de questão prejudicial.
Necessário, antes de mais nada, definir-se o que é questão prejudicial, como surge e como interfere no andamento da ação. Nosso legislador resolveu dividir o catálogo processual em três livros, cada um destinado a um tipo de processo, denominados de conhecimento (Livro I), de execução (Livro II) e cautelar (Livro III). Reservou ainda, um último livro para o que denominou de procedimentos especiais, de jurisdição voluntário e contenciosa, e outro para disposições finais. Para o estudo da questão prejudicial e suas nuances, centraremos a abordagem no processo de conhecimento, e mais especificamente no módulo destinado a fase cognitiva. Cognição é o meio pelo qual o juiz, decorrente da consideração, avaliação e valoração das alegações e provas produzidas pelas partes, forma juízo de valor sobre as questões que foram suscitadas, a fim de decidi-las[10]. Por isso ela é essencial para adequar o processo à pretensão de direito material. Já de larga data, autores defendiam a idéia de que o objeto da cognição seria formado por um binômio, envolvendo pressupostos processuais e condições da ação, como fazia, por exemplo CHIOVENDA[11]. Outros sustentavam que a cognição passava por um trinômio de questões, que envolviam as condições da ação, os pressupostos processuais e o mérito[12].
E numa fase mais aguda houve quem reputasse a existência da cognição através de um quadrinômio, representado pelos pressupostos processuais, supostos processuais, condições da ação e mérito causae[13].
Opinamos e seguimos, com a vênia dos demais, a orientação de que o processo de conhecimento e de cognição passa e é formado, fundamentalmente, pela existência dos três elementos já acima nominados. Aliás, achamos salutar e deveras interessante a nova conceituação dada por FREITAS CÂMARA[14], mais condizente com a realidade do processo, que ao definir o trinômio do objeto da cognição, o fez diferentemente da antiga conceituação, falando de questões preliminares, questões prejudiciais e mérito da causa (objeto do processo).
Ao que se vê do estudo do objeto da cognição judicial, que a mesma passa pela necessidade de que sejam enfrentadas questões, que, desimportando, sejam preliminares ou prejudiciais, são, obviamente, prévias e logicamente antecedentes à resolução de mérito. Por isso advertia THEREZA ALVIM[15] sobre os equívocos de se fazer a distinção entre as questões prejudiciais (mérito) e preliminares (processuais) de acordo com a matéria nelas vinculadas, mas sim sobre o teor da influência que a questão vinculante terá sobre aquela vinculada.
Pois bem. Considera-se questão prejudicial aquela cuja solução dependerá não a possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas o fundamento desse pronunciamento[16]. É questão prévia a ser decifrada no processo de cognição, e que trata de um antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito (questão prejudicada) e que vincula a solução deste, podendo, ainda, ser objeto de ação autônoma[17]. A prejudicial, por constituir logicamente um antecedente, é prévia, e por isso somente após ser conhecida pelo juiz, é que se poderá partir para a resolução do objeto do processo, tendo nessa influência direta e preponderante.
As chamadas questões prejudiciais, que podem afetar tanto a ação quanto a sentença, possuindo natureza externa ou interna. Quando são prejudiciais à ação, impedem seu ajuizamento por incerteza em decorrência das condições. Quando são prejudiciais à sentença, impedem seja proferida, enquanto não resolvidas, por constituírem antecedente lógico ao julgamento da causa principal[18].
As prejudiciais internas são julgadas na própria ação, pois surgem nela própria. Já a questão prejudicial externa depende da discussão e julgamento em outro processo, ou seja, quando a relação jurídica antecedente depende a decisão dessa outra causa[19]. Essa distinção, desde já se faz relevante, porque guarda relação direta com o estudo que se fará da suspensão do processo por força do art. 265, IV, “a”, do CPC. Seguindo na conceituação das questões prejudiciais como descrito na doutrina, podem ser consideradas como homogêneas, ou seja, civis[20], ou quando integrantes do mesmo ramo do Direito em que se discute a questão subordinada ou prejudicada[21]. São, por outro lado, heterogêneas, quando debaterem questões relativas a Direitos distintos, de ramo diverso, também ditas criminais[22].
Essa diversidade pode influenciar justamente, a suspensão de um dos processos por força do art. 265, IV, “a”, do CPC, como nos casos de questão heterogênea e externa, porque dificilmente permitirá a reunião dos feitos como efeito da conexão por prejudicialidade, por força da incompetência absoluta em razão da matéria[23]. MONIZ DE ARAGÃO, por fim, ainda conceitua as questões prejudiciais de acordo como o tempo no processos, ou seja, o momento em que aparecem ou são formadas, dizendo então, que podem ser antecedentes, concomitantes ou subseqüentes ao processo principal[24].
A importância do surgimento da questão prejudicial, quando é formada, é que mostrará a razão da suspensão do processo, sendo de relevância especial para o estudo como ver-se-á adiante.
4. Da questão prejudicial como fundamento para a suspensão do processo – art. 265, IV, “a”, do CPC.
Esquadrinhada e devidamente conceituada a questão prejudicial no processo civil brasileiro, sua foram de constituição e implicação na ação de conhecimento, cumpre agora dimensionar o incidente de suspensão e paralisação do processo em razão da mesma, mais especificamente ao que alude o art. 265, IV, “a”, do CPC. Diz especificamente o dispositivo em comento que:
Art. 265. Suspende-se o processo:
(…)
IV – quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
Simples leitura que se faz do preceito legal em estudo é suficiente para afastar, desde logo, a hipótese de se tratar de prejudicial interna, pois essa, aliás, vem descrita na alínea “c” desse mesmo dispositivo, tratando-se, portanto, e evidentemente, de uma questão prejudicial externa. Esclarecida a natureza dessa prejudicial, cumpre interpretar a mens legis do dispositivo e seu alcance no processo.
Inicialmente, e maiores digressões não se fazem necessárias, estabelece-se a suspensão do processo quando a sentença de mérito (e só ela porque as decisões que resolvem questões incidentais não julgam o mérito) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outra ação pendente. Aqui, então, se recolhem dois requisitos para a suspensão do processo nessa modalidade, para quando a sentença de mérito depender:
a) do julgamento de outra causa ou
b) da declaração de existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
Fizemos questão de destacar a conjunção alternativa que integra o referido dispositivo, pois nos parece de extrema relevância para o deslinde de eventual controvérsia que a doutrina expõe ao estudar a matéria. Senão vejamos.
Na primeira hipótese, resta de clareza solar definido que deve o juiz determinar a suspensão do processo em curso quando – devidamente provocado por uma das partes, haja vista que a prejudicialidade externa não pode ser invocada de ofício – verificar que a sentença de mérito dependa do julgamento de outra causa. Entende-se nesse caso, que a dependência entre as causas deve ser compreendida como uma dependência lógica[25], visto que a solução de uma passa necessariamente pelo que se decida na outra, por um motivo subordinante. Paralisa-se o processo até que se decida a questão prejudicial externa, também chamada exógena, que está para ser apreciada em processo diverso a este em que se está examinando a questão prejudicada, ou de mérito[26]. Deixa claro o dispositivo, então, que a solução do processo está vinculado à prévia decisão de outras causas.
Na segunda hipótese, que aqui trazemos somente para conhecimento, suspende-se o curso da ação até que se decida sobre a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que faça parte do objeto principal de outro processo pendente, como é, v.g., as questões envolvendo ações de alimento em que é suscitada a existência anterior de processo negatório de paternidade. É evidente que o resultado da ação de alimentos vai depender do reconhecimento ou não da paternidade, constituindo-se, portanto, motivo suficiente para paralisar o andamento daquela ação. Nessa circunstância, como consta claramente do dispositivo legal, a questão prejudicial que vai demandar a suspensão do processo é prévia e presente em outro processo pendente, ou seja, proposto anteriormente.
No entanto, essa circunstância não se aplicaria de forma literal à primeira hipótese de suspensão por questão prejudicial – julgamento de outra causa – visto que não estabeleceu o legislador especificamente – como fez na hipótese de declaração da relação jurídica – que a outra causa esteja pendente, ou melhor, que tenha sido proposta anteriormente àquela cuja qual se operará a suspensão. Explicitando, não referiu expressamente o julgador que na suspensão do processo em razão do julgamento de outra causa, deveria estar essa já em andamento e ser anterior à resolução de mérito dita prejudicada, como o fez na hipótese da declaração de relação jurídica, em que fala de outro processo pendente.
Portanto, caberia indagar, na omissão da norma se na primeira hipótese de suspensão do art. 265, IV, “a”, do CPC – sentença de mérito que dependa do julgamento de outra causa – está estabelecido ou determinado que essa outra causa tenha que ser anterior àquela que está em andamento e será suspensa, ou se pode ser posterior, proposta após o ajuizamento da principal?
A resposta, de um certo modo, pode ser simples. Mas, para chegar à ela, cabem alguns apontamentos doutrinários. Regra geral, os processualistas que se ocuparam desse tema, concluíram que “o processo só será suspenso se o outro, aquele onde se apreciará a questão prejudicial, iniciou-se antes dele”[27]. Foi dito também que “a suspensão do processo por força do disposto na letra a se restringe às questões prejudiciais externas, que já estejam propostas”[28], pois se “a ação não estiver proposta, a suspensão é inadmissível”. O enunciado, portanto, refere-se a circunstância em que o julgamento de uma causa pendente depende do julgamento de outra causa pendente, como causa negativa, pois somente haverá a suspensão do processo se for inviável a reunião das causas num mesmo juízo[29].
Essa conclusão seria simples na segunda hipótese, pois como já visto, o legislador definiu claramente que na hipótese de existência de procedente pendente sobre declaração de relação jurídica, deve-se aguarda seu fim, suspendendo-se o andamento da ação que a esse resultado se subordine. Porém, essa orientação evidente não passa na primeira hipótese, de dependência de julgamento de outra causa. Portanto, em que pese a existência de abalizada doutrina alertando para o fato de que somente se suspende o processo cuja sentença de mérito dependa do julgamento de outra causa, quando essa já estiver em andamento e for anterior, somos de adotar, máxima vênia, posição diametralmente oposta, para concluir inversamente aos doutos.
E dizemos, sem o menor receio de errar, que não há necessidade de que a outra causa seja anterior àquela cuja suspensão se ordenará, podendo sim, ser proposta posteriormente à esta. Para formarmos nosso convencimento, partimos de umas simples circunstância preponderante e que advém da própria conceituação de questão prejudicial, ou seja, aquela que é prévia e logicamente antecedentes à resolução de mérito. Ora, a única exigência para que se tenha e se construa uma questão prejudicial é que possua um critério de anterioridade à sentença de mérito e que essa à ela, fique subordinada. Tão somente isso. Não se diz, então, que a prejudicial deva ser anterior ao processo ou à causa. Tem que o ser, isso sim, à sentença de mérito.
Partindo dessa premissa, somos forçados a reconhecer, numa interpretação lógica e sistemática, que a suspensão do processo por iniciativa do art. 265, IV, “a”, do CPC, em razão da existência de outra causa, não faz com que essa outra causa esteja em andamento ou seja anterior a esse processo. Absolutamente não. Norma não traz essa exigência ou critério de anterioridade de causa em que exista questão prejudicial. Fala apenas que quando a sentença de mérito depender do julgamento desse outro processo, é que se determinará a suspensão.
Pois há tão somente relação de dependência entre ambas, visto que uma é prejudicial à outra, de forma que seu resultado pode interferir na solução daquela. Mas tão somente isso. O critério de anterioridade de causa ou processo não é absolutamente ventilado na norma processual em comento. Se há vínculo de prejudicialidade entre as causas, ainda que apareça em processo posterior, não há porque deixar de se suspender o processo. Isso nos parece evidente, devida vênia aos doutrinadores de tomo já referidos. Aliás, tanto assim se conclui, pois se quisesse o legislador suspender o processo em razão de questão anterior, teria falado em tema de preliminariedade e não prejudicialidade. Com efeito, pois as questões preliminares podem impedir o julgamento do objeto do processo[30], ainda que não sejam especificamente relativas ao mérito, v.g., as condições da ação. Mas essas questões prévias preliminares, por serem impeditivas do prosseguimento do processo é que reputamos devam ser anteriores ao processo. Mas não as prejudiciais. Essas podem surgir e aparecer a qualquer momento, sendo o critério de anterioridade relativo somente à sentença de mérito, e não ao processo.
Portanto, e para bem esclarecer nossa interpretação sobre a questão prejudicial da primeira parte do art. 265, IV, “a”, do CPC, entendemos que a suspensão do processo poderá se decretada sempre que aparecer questão prejudicial em outra causa anterior à sentença de mérito, mas não necessariamente anterior ao processo em que será pronunciada a paralisação.
5. As ações de propriedade industrial e a suspensão do processo por questão prejudicial externa.
Estabelecidas as premissas anteriores, necessárias para a abordagem deste ponto, enveredaremos numa nebulosa e obscura avaliação da suspensão do processo por força do art. 265, IV, “a”, do CPC, quando suscitada em ações envolvendo direitos de propriedade industrial.
Vejamos então, a circunstância mais comum em que possa ocorrer a suspensão do processo nessas modalidades de ação. Imaginemos que um titular de patente, registro de Desenho Industrial ou de marca, ajuize, perante a Justiça Comum Estadual, uma ação cominatória de infração/abstenção de uso/obrigação de não fazer – qualquer que seja a nomenclatura eleita – contra quem venha infringindo e ofendendo um ou qualquer desses direitos. Invocará o titular, contra o contrafator, a proteção conferida por lei, os efeitos decorrentes da titularidade, propriedade, etc., e buscará não só a cessação do ato de violação, como também, eventualmente, a reparação do dano que lhe tenha sido causado.
Eventualmente, poderá verificar-se que o direito que está sustentando a ação, esteja por um ou outro motivo maculado ou viciado na origem, de modo que possa ser objeto de anulação (ou nulidade, como assim preferirem) através de ação própria perante a Justiça Especializada Federal, conforme prescrevem os arts. 56; 118 e 173 da Lei nº. 9.279/96 (LPI).
Em sendo então, detectada a possibilidade de que o(s) direito(s) que fundamenta(m) e dão azo às ações da Justiça Comum Estadual sejam declarados nulos, o então “contrafator” resolve ajuizar a ação de anulação/nulidade perante a Justiça Especializada Federal contra o titular. Como base nessas circunstâncias, cabe a indagação: poderá ser invocada perante a ação da Justiça Comum Estadual a suspensão do processo até o julgamento da ação de anulação/nulidade que tramita na Justiça Especializada Federal? E ainda: deveria a ação de anulação/nulidade ter sido proposta anteriormente à ação de abstenção perante a Justiça Comum Estadual?
Com assento no que discorremos anteriormente, nos parece simples a resposta à primeira indagação. Não temos dúvida que a causa em que se discute a anulação/nulidade do direito de propriedade industrial (Justiça Federal) constitui evidenciada questão prejudicial externa homogênea ao julgamento do processo cominatório por violação desse direito (Justiça Estadual). Vejamos.
A sentença que está julgando o mérito da ação de abstenção/cessação de uso e indenização estaria diretamente subordinada e vinculada àquela que pode declarar a anulação/nulidade do direito de propriedade industrial, guardando inegável relação de dependência e influência direta.
Por um simples e único motivo que reputamos relevante para que seja suscitada e decreta a suspensão do processo (ação de abstenção) por força do art. 265, IV, “a” do CPC, até que se decida a ação de anulação/nulidade perante a Justiça Federal.
Esse repousa no fato que a anulação/nulidade dos direitos de propriedade industrial produzem efeitos retroativos a partir da data de seus depósitos, como informam os arts. 48; 112, § 1º, e 167 da LPI, com o que não se convalescem. É dizer, anulados ou nulificados esses direitos, deixaram de produzir, ou melhor, nunca produziram qualquer efeito no mundo jurídico, especialmente aqueles erga omnes, ou de usar, gozar e dispor. Diante da clareza solar desses dispositivos resta, inexoravelmente, assentada a circunstância especial e relevante que torna prejudicial o julgamento da ação de anulação/nulidade frente ao julgamento do processo de abstenção/cessação de uso, pois há evidente relação de dependência, subordinação e vinculação entre uma e outra.
Ora, se anulado for o direito na causa em trâmite perante a Justiça Federal, deixaria de existir o fundamento único da ação que se processa na Justiça Estadual, influenciando diretamente em seu mérito, pois importará, necessariamente, na sua improcedência. Pois não se poderia, em tese, processar e julgar a ação de abstenção/cessação de uso, com eventual julgamento procedência do pedido, se ao fim e ao cabo fosse proferida sentença na causa da Justiça Federal decretando e declarando a anulação/nulidade do direito que àquela dava sustento. Seria, do ponto de vista jurídico, um evidente contrasenso. Para não dizer um conflito entre uma decisão que reconhece o direito e sua violação, para com outra que diz ser esse nulo, inexistente e que nunca produziu efeitos. Evidente a prejudicial sobre o ponto comum a ambas as causas. Neste sentido o escólio de MAURO CAPELLETTI:
Realmente não resta dúvida de que a prejudicialidade (‘causa prejudicial’) pode existir somente quando um ‘ponto’ não pacífico, ou seja, uma questão, ainda que relevante para a causa principal de modo a constituir uma questão daquela causa, seja, contudo, tal que ultrapasse os limites do objeto que é próprio da demanda e tal que possa constituir o objeto de uma outra ação e portanto de uma outra causa que seja objetivamente autônoma em relação à causa principal. (A prejudicialidade constitucional no processo civil, Milão: Giuffré, 1957, p. 15, tradução livre)
A circunstância, portanto, apontada na lei da propriedade industrial que faz retroagir os efeitos da anulação/nulidade dos direitos é a causa que apontamos como condição sine qua non para que se suspenda o andamento da ação de abstenção/cessação de uso perante a Justiça Estadual, até que se julgue em definitivo o mérito da ação ajuizada na Justiça Federal. Há evidenciada relação de prejudicialidade entre uma e outra.
Porém, ainda que concluindo e manifestando expressamente nossa opinião, não podemos deixar de referir sobre construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em sentido diametralmente oposto e pode servir como obstáculo para a suspensão do processos por falta de prejudicialidade nos exemplos aqui discutidos.
O Tribunal Superior aponta, basicamente como circunstância para afastar a suspensão do processo, em razão da inexistência de prejudicialidade entre a ação da Justiça Estadual para com a da Justiça Federal, o fato de que enquanto estiver em vigor o direito de propriedade industrial, tem seu titular e proprietário o uso exclusivo, o exercício regular, conferindo-se-lhe o remédio legal e imediato para sua defesa. É o que se vê do precedente:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO COMINATORIA PERANTE JUIZ ESTADUAL, E AÇÃO DE NULIDADE PERANTE JUIZ FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. I – Enquanto em vigor o registro da marca, o proprietário tem o seu uso exclusivo, cabendo-lhe o remédio legal, e imediato, para defender o seu direito. II – Uma causa não depende do julgamento da outra; não é prejudicial. III – Inexistência de afronta ao art. 265, IV, a , do CPC. Dissídio não configurado. IV – Recurso especial não conhecido. (REsp 2808/RJ, Relator Ministro Nilson Naves, Terceira Turma, DJ de 06/08/1990, p. 7336)
Nesse julgado, o eminente Ministro Relator fundamentou seu voto, usando os sempre notáveis ensinamentos de GAMA CERQUEIRA, quando falava do direito decorrente do registro de marca:
O registro constitui o título legal para o exercício de direito exclusivo ao uso da marca, presumindo-se válido, para todos os efeitos, enquanto se achar em vigor, ainda que a sua nulidade tenha sido argüida em defesa, nos casos previstos na lei, e reconhecida por sentença. Do mesmo modo, embora atacado em ação tendente a anulá-lo, o seu titular continuará gozando de todos os direitos que a lei lhe assegura, podendo recorres aos meios legais para defesa do uso exclusivo da marca. (Tratado da propriedade industrial, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1982, vol. II, p. 1082/1083)
A mesma orientação trazida no supra citado julgado, pode também ser encontrada em outro precedente, agora tratando de patentes:
DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. NULIDADE NÃO DECRETADA. EFEITOS. 1 – O art. 5º da Lei 5772/1971 confere ao autor de invenção o direito a obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo. Dessa forma, enquanto não anulada a patente de invenção, o seu autor gozará de todos os direitos legalmente garantidos. 2 – Recurso especial conhecido e provido. (REsp 57556/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJU de 22.04.97, p. 14422, LEXSTJ, vol. 97, p. 119 e RSTJ, v. 97, p. 188)
Julgados, no entanto e com a devida permissão, que não têm condição de prevalecer na orientação atual. É que não se pode distanciar da circunstância de que a norma aplicada (inclusive a doutrina citada) nesses casos concretos, dizia respeito ao anterior Código da Propriedade Industrial – Lei nº. 5.7771/72, que não estabelecia de forma expressa e taxativa a circunstância de que a decretação ou declaração de anulação/nulidade dos direitos de propriedade industrial retroagia à data do depósito, como fez constar o legislador especial no diploma de 1996 atualmente em vigor.
Portanto, essa questão de relevância quanto à formação e efeitos do direito de propriedade industrial, bem assim da retroatividade de declaração de anulação/nulidade, nos parece suficiente para justificar a prejudicialidade que pode surgir numa causa que tem essa finalidade perante a Justiça Federal, para com aquela que busque a abstenção/cessação de uso por violação, perante a Justiça Estadual.
A dependência é evidente, podendo uma interferir no julgamento da outra, razão porque reputamos razoável e de válida razão jurídica seja suspenso o processo até que se decida a questão prejudicial, suplantando, portanto, essas pretéritas orientações jurisprudenciais.
No que concerne à segunda indagação que dantes referimos neste trabalho, nos parece, sem qualquer sombra de dúvidas, até por tudo que já expusemos, que a ação de anulação/nulidade perante a Justiça Federal não necessita ser anterior ou antecedente ao ajuizamento da ação de abstenção/cessação processada na Justiça Estadual.
Para que se identifique a suspensão do processo por força do artigo em estudo do catálogo de processo civil, reputamos tão somente a necessidade de que a ação perante a Justiça Federal seja ajuizada anteriormente à sentença de mérito da ação da Justiça Estadual. Mas não obrigatoriamente antes dessa. Por que o critério de antecedência lógica estabelecido na questão prejudicial é claro e está estabelecido na própria norma: quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa.
Então, como já referido, e pedindo máxima vênia a todos os processualistas de tomo que defendem o contrário, absolutamente não se exige o requisito de antecedência para as causas, mas sim para as sentenças.
Com fulcro nessa última conclusão, e numa análise final e conclusiva do trabalho e de tudo que discorremos, não podemos deixar de referir sobre o precedente do REsp 742428/RJ que invocamos no início, e que mencionamos ter resolvido a questão de prejudicialidade em ações de propriedade industrial de forma equivocada da mens legis do art. 265, IV, “a”, do CPC. Dito precedente veio assim ementado:
Tratava-se justamente da existência de prejudicialidade em razão de ação de nulidade de patente frente ao julgamento de ação ordinária de abstenção de uso e indenização, a mesma objeto deste estudo. Nesse caso concreto, de relevante, merece reconhecer a acertada orientação do Ministro relator MASSAMI UYEDA, no que tange a prejudicialidade e influência que a sentença da ação de anulação de patente teria sobre a sentença da ação ordinária de abstenção, como se vê de passagem do voto:
Essa prejudicialidade decorre da possibilidade de, em um processo extrínseco à presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide. Nesse sentido anota o Professor Cândido Rangel Dinamarco:
“A relação de prejudicialidade entre demandas existe sempre que uma delas verse sobre a existência, inexistência ou modo-de-ser de uma relação jurídica fundamental, da qual dependa o reconhecimento da existência, inexistência ou modo-de-ser do direito controvertido na outra” (DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, vol. II, Malheiros, 2001, pág. 155).
Diante de tal prejudicialidade, incide, in casu, a regra do art. 265, IV, a, do CPC, in verbis (…)
No entanto, em que pese o brilhantismo do voto, cumpre sinalar que a circunstância em que se decretou a suspensão do processo nesse caso contraria frontalmente a exegese do inciso IV, do art. 265, quando fala da sentença de mérito. Isso porque a argüição da suspensão do processo no caso em comento, deu-se tão somente após o julgamento do Recurso de Apelação pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado, portanto, depois de proferida e decidida definitivamente a sentença de mérito. Nos parece, então, por mais respeitável que seja a orientação do acórdão, trilhou o STJ nesse precedente, um perigoso caminho, que beira a insegurança jurídica, máxima vênia, pois em sendo suscitada a questão somente em grau de apelação, inclusive depois de julgada, não poderia absolutamente ter sido conhecida. Não só por ofensa ao art. 265, IV, do CPC, como também face a preclusão consumativa (art. 173 do CPC), visto que esse argumento deveria ter sido manifestado oportunamente até a prolação da sentença de mérito. Ao que indica no acórdão, não o foi, deixando a parte para sustentá-lo já no Tribunal, após o resultado da apelação.
De mais a mais, reputamos inviável o fundamento do acórdão para acolher o pedido na angusta via do Recurso Especial, que afastava justamente essa circunstância de não ser possível a suspensão do processo porque já ocorreu o julgamento tanto pelo primeiro grau, quanto pelo segundo, em razão de que “a suspensão processual em decorrência de prejudicialidade externa ocorre exatamente naqueles casos em que não é possível a reunião entre os processos, dentre os quais, aqueles que se encontram em fases processuais distintas.”, porque é absolutamente distante do sentido exposto na norma instrumental. Ora, mesmo que os processos encontrem-se em fases processuais distintas, não serve para afastar o caráter imperativo conferido pelo preceito legal que trata da suspensão em razão da prejudicialidade à sentença de mérito, sob pena de superar-se os conceitos de segurança jurídica e submeter-se a situações insolúveis no tempo.
Ousamos, diante do que já foi exposto, discordar parcialmente da orientação lançada no precedente do STJ, para não admitir em absoluto a possibilidade de ser decretada a suspensão do processo por questão prejudicial, após proferida a sentença de mérito que dela eventualmente fosse dependente.
Não desconhecemos os argumentos que antes lançamos ao fato de os direitos de propriedade industrial por terem anulação retroativa podem constituir evidente causa de prejudicialidade entre ações da Justiça Estadual e Federal. Mas se o legislador processual foi claro ao determinar a paralisação processual somente na circunstância supra descrita, quando envolver questão prejudicial, não se pode, data venia, suplantar essa crise e torná-la infinita ou indefinida no tempo, sob pena de vulnerar-se os princípios que regem o desenvolvimento da relação jurídica num processo, desde o nascedouro por iniciativa da parte, até o final por ação do Estado Juiz, pois seria tornar normal o modo anormal de se deter o curso do procedimento de forma temporária, a que mencionada CARNELUTTI em doutrina já citada.
Ao nosso sentir, na circunstância do caso concreto que tivemos a oportunidade de aqui comentar, reputamos como razoável para a solução do conflito, a ação rescisória por fato novo (art. 485 VII, do CPC), caso a sentença decretando a anulação/nulidade do direito de propriedade industrial fosse proferira no prazo competente para tal, pois seria essa questão relevante para afastar a procedência do pedido da ação perante a Justiça Estadual pelos motivos que já delineamos anteriormente. Entretanto, transitada em julgado a decisão da Justiça Estadual, e não proferida a sentença da Justiça Federal no prazo de rescisão, ainda que anulado seja o direito de propriedade industrial, não se poderia deixar de cumprir aquela sentença de mérito por força do art. 5º, XXXVI, da CF. A incúria ou omissão da parte não poderia lhe beneficiar nessas circunstâncias.
São essas as razões de que nos serviços para justificar as ações de propriedade industrial e a suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa.
Informações Sobre o Autor
Fabiano de Bem da Rocha
Advogado de Custódio de Almeida & Cia/RS
Especialista em Direito Processual Civil pela PUC/RS
Especialista em Propriedade Industrial pela Universidade de Buenos Aires/UBA
Presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS
Coordenador da Comissão de Repressão às Infrações da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI
Procurador-Adjunto da Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial – ABAPI
