A utilização de nome empresarial e marca: os limites da concorrência desleal

Resumo: O estudo busca demonstrar a importância dos institutos da marca e do nome empresarial no cenário jurídico brasileiro, e quanto eles influenciam no direito concorrencial, podendo afetar a economia de uma maneira direta, consistindo, desse modo, em uma área promissora do Direito.

Abstract: This study wants to show how important are the institutes of brand and commercial name in the brazilian law scenario, and how much they influence commercial law, affecting economy in a direct way, consisting, because of that, of a promising area of law.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho versa sobre a problemática do cenário empresarial da atualidade, de quando ocorre a colidência entre o nome empresarial, seja ele firma ou denominação, com marca de outro empresário. O estudo aborda diversas possibilidades de solução, e as peculiaridades dos casos mais significativos da jurisprudência pátria.

O ensaio está dividido nos seguintes capítulos:

O primeiro fala sobre o nome empresarial, sendo apresentado desde os princípios básicos de sua formação, até os atuais tormentos, referentes à logística utilizada pelo governo federal, que atribuiu a função de registrar os nomes ao DNRC – Departamento Nacional de Registro de Comércio, que delegou a função às Juntas Comerciais dos estados-membros.

O segundo capítulo dispõe sobre o direito marcário brasileiro, informando como se procede ao registro de marca de um produto ou serviço, falando sobre a natureza da proteção conferida ao titular da marca, que difere da conferida ao titular do nome empresarial, e apresentando as espécies de marcas que podem ser registradas.

No terceiro capítulo, introduz-se ao tema da concorrência desleal, dispondo sobre a concorrência parasitária, o aproveitamento parasitário, e a concorrência desleal em si, sem deixar de citar a evolução histórica ocorrida neste tema.

Por fim, o quarto capítulo apresenta o ponto nevrálgico do estudo, onde se visualiza como o uso das marcas e dos nomes empresariais pode ser focado para a concorrência desleal, não esquecendo-se da importante análise jurisprudencial, dos principais julgamentos do Superior Tribunal de Justiça (mormente porque a matéria pouco diz respeito ao Supremo Tribunal Federal).

Ao final, busca-se realçar ao leitor quão importante a propriedade industrial tem se tornado no cenário nacional, correndo atrás principalmente do vasto desenvolvimento anglo-saxão. Também, como as empresas podem agregar valor apenas com suas marcas de produtos ou serviços.

2 O nome empresarial como elemento identificador do empresário

2.1 Conceito de nome empresarial

Inicia-se este estudo conceituando o elemento identificador do empresário, ou seja, definindo o que seja nome empresarial. O conceito de nome empresarial como conhecemos, surgiu no ordenamento jurídico somente a partir da promulgação da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994. A publicação desta lei foi um dos indícios de que o Brasil estava na iminência de direcionar-se a uma nova teoria para regular as relações entre comerciantes, ilustrada no atual código civil brasileiro. A adoção da teoria da empresa trouxe o conceito de empresário, sedimentando a ideia de empresa, como atividade por ele exercida.

Quando um indivíduo com espírito empreendedor deseja exercer uma atividade empresarial – diga-se empresa – este deve registrar-se na junta comercial de seu estado, indicando a atividade econômica que será exercida, endereço da sede, data da constituição, Número de Identificação do Registro de Empresa – NIRE, número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, e nomes dos representantes legais da empresa[i].

Conforme será abordado em capítulo posterior, o nome identifica o ente econômico em si. Seus produtos serão identificados através de marcas, e a Lei da Propriedade Industrial brasileira deixa de regular o nome.

Conclui-se que o nome empresarial é o elemento identificador do empresário, e através de um símbolo de nominação é que o exercente da empresa firma sua posição na concorrência, sendo esta a função social do nome empresarial.

2.2 Histórico de nome empresarial

É possível depreender que o processo evolutivo do nome empresarial no Brasil classifica-se em três principais fases ou alterações. No período de fevereiro de 1967 a outubro de 1969, vigorou o Decreto-Lei nº 254/67, instituindo o chamado nome de empresa.

A partir de outubro de 1969, entrou em vigor o Decreto-Lei 1.005/69, instituindo a consagrada nomenclatura nome comercial, utilizado até a publicação da Lei 8.934 de 18 de novembro de 1994, que regula o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins.

Rubens Requião faz forte crítica ao descompasso do legislador ao editar a Lei da Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, utilizando expressões antigas, como nome de empresa e nome comercial, alternativamente[ii].

O atual Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, abarcou o direito societário à sua pauta normativa, alterando alguns pontos. Porém, a falta de sintonia com a legislação vigente até então, e com o próprio texto do código[iii], demonstram que o Código não alcançou suas expectativas, por não ser uma legislação específica para as sociedades. A consequência disso é a existência de lacunas legais, que acabam por ser preenchidas pela jurisprudência, meio nada seguro para regular as relações comerciais, ainda que estas tenham nascido dos costumes mercantis.

Por fim, desde a publicação do Codex, tem se consagrado a expressão nome empresarial, como reflexo da adoção da teoria italiana da empresa, e única forma de exercer atividade comercial.

2.3 Classes de nome empresarial

Há alguns anos, o indivíduo que resolvesse iniciar sozinho uma atividade comercial, ao solicitar o registro na respectiva junta comercial, solicitaria uma firma individual, modalidade de identificação que inexiste atualmente. Hoje, Rubens Requião[iv] diz que a firma de empresário substituiu a firma individual, que era prevista no antigo Decreto nº 916 de outubro de 1890.

Requião ensina também que a firma vai além do simples nome utilizado pelo empresário, possuindo uma relação direta com o vínculo obrigacional que ele cria ao realizar sua atividade[v]: firma, ou razão comercial, além de designar o nome sob o qual o empresário exerce sua atividade, constitui também a sua assinatura.

A classificação mais adequada dos nomes empresariais, pelo Código Civil de 2002, seria a seguinte: firma de empresário, firma social, e denominação.

A firma de empresário se relaciona diretamente ao empresário individual, a firma social é utilizada pelos indivíduos que são sócios de uma sociedade empresária, enquanto que a denominação é somente utilizada para se referir à sociedade em si.

O que diferencia a firma social da denominação, em tese, é que a primeira identifica as pessoas ou alguma pessoa que compõem a sociedade e respondem ilimitadamente pelas obrigações (com exceção das sociedades limitadas), enquanto que a segunda identifica tão somente a sociedade. Tais definições, extraídas do Código Civil, nos artigos 1.155 a 1.168, direcionam ao entendimento de que aqueles que estão regidos pela firma, com exceção das sociedades limitadas, respondem ilimitadamente, enquanto que a denominação pode ser constituída com responsabilidade limitada, não respondendo os sócios pelas obrigações da sociedade.

Fran Martins[vi], ao caracterizar a firma, aduz que ela "tem a peculiaridade de demonstrar aos terceiros que as pessoas que nela figuram possuem, na sociedade, essa responsabilidade ilimitada. Isso em tese, porquanto se admite que a sociedade limitada possa ter firma social, desde que haja a expressão "limitada" ao final do nome e, nem por isso, os sócios constantes na firma terão responsabilidade ilimitada.

De outra banda, a nova Lei de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada[vii] admite que o empresário com firma individual possa ter, também, responsabilidade limitada pelas dívidas de sua empresa, existindo, como se fosse um patrimônio de afetação, ou um capital social, apesar de não ser sociedade.

Desse modo, o que se pode inferir da análise das diferentes classes de nomes empresariais é que a firma de empresário é aquela constituída pelo empresário individual, aquele que realiza a empresa desacompanhado de qualquer pessoa, e é constituído pelo patronímico do empresário; a firma social é aquela utilizada pelas sociedades empresárias nas quais os sócios, ou pelo menos alguns ou algum deles tem responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais, e é constituída pelo nome da família, ou seja, pelo patronímico do sócio que responde ilimitadamente; e a denominação é aquela utilizada por empresários que resolvem aderir a um nome fantasia, mas que "deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios" (artigo 1.158, §2º, do Código Civil).

2.4 Composição do nome empresarial segundo o tipo de exercente da atividade

Os princípios que regem a formação do nome empresarial, nos termos do artigo 34 da Lei 8.934/94 são o da veracidade e o da novidade. Quanto ao princípio da veracidade, André Luiz Santa Cruz Ramos[viii], ensina o seguinte:

“O nome empresarial não poderá conter nenhuma informação falsa. Sendo a expressão que identifica o empresário em suas relações como tal, é imprescindível que o nome empresarial só forneça dados verdadeiros àquele que negocia com o empresário.”

Uma ocasião exemplificativa em que ocorre a violação do princípio da veracidade é quando uma sociedade limitada deixa de colocar a expressão "limitada" em seu nome. Os administradores que assim procedem respondem ilimitada e solidariamente pelas obrigações da sociedade (conforme artigo 1.158, § 3º, do Código Civil).

Em determinadas situações, pode ser obrigatória a alteração do nome empresarial. Como exemplo, citam-se: (i) quando se provar, posteriormente ao registro, a coexistência do nome registrado com outro já constante dos assentamentos da Junta Comercial; (ii) quando ocorrer a morte ou a saída de sócio cujo nome conste na firma da sociedade (nesse caso, interpretando-se harmonicamente os artigos 1.165 e 1.157, parágrafo único, do Código Civil, entende-se que se mantem a responsabilidade ilimitado sócio retirante ou do espólio do sócio falecido, enquanto não for alterado o nome da sociedade); e (iii) quando houver transformação, incorporação, fusão ou cisão da sociedade, entre outras situações específicas.

O princípio da novidade nada mais é do que a proibição de utilização de um nome já registrado, ou semelhante, na mesma Junta Comercial. Caso haja colidência, o empresário que deseja registrar nome deverá incluir expressão que o distinga do outro. Santa Cruz Ramos[ix] ressalta a importância da extensão territorial da proteção do nome, que tem abrangência estadual. Isso permite que um nome empresarial registrado no Rio Grande do Sul seja utilizado, de maneira idêntica, em Santa Catarina.

Segundo os ensinamentos de Fran Martins[x]:

“A firma é o nome comercial formado do nome patronímico ou de parte desse nome de um comerciante ou de um ou mais sócios de sociedade comercial, acrescido ou não, quando se trata de sociedade, das palavras e companhia.”

Pela regra geral, o empresário individual e as sociedades nas quais existem sócios com responsabilidade ilimitada, devem utilizar como nome empresarial a firma individual ou firma social. Tal nome deve conter o nome civil, por extenso ou abreviado, do empresário individual, e o nome ou nomes civis do sócio ou sócios com responsabilidade ilimitada, nas firmas sociais, adicionados ou não, da expressão "e Companhia".

No que se refere ao empresário individual, este só pode adotar a firma, excluindo-se a denominação. Inclusive, a firma deve se constituir pelo seu nome civil. É permitido ao empresário individual abreviar sua firma, e também adicionar o ramo de atividade a que se destina.

Assim, são exemplos de firma individual para um empresário chamado Marcelo Almeida Gameiro: "Marcelo Almeida Gameiro", "M. Almeida Gameiro", "Marcelo A. Gameiro", e "Marcelo Almeida Gameiro – Corretor". O nome empresarial do empresário individual pode ou não coincidir com o nome civil, e mesmo quando coincidentes, têm o nome civil e o empresarial naturezas diversas[xi].

Referente à sociedade em nome coletivo, prevista no Código Civil no artigo 1.039, todos os sócios respondendo ilimitadamente, deve ser constituído o nome empresarial sob a estrutura de firma social − antiga razão social. A composição deve ser pelo nome civil de um ou mais de um sócio, abreviado ou não. O detalhe importante é frisar que caso não seja composto pelo nome de todos os sócios, a firma deve ser acrescida da expressão "e Companhia" ou "& Companhia", abreviado ou não.

São exemplos de nome empresarial de sociedade em nome coletivo: "Almeida & Gameiro", "Marcelo Gameiro & Cia", e "M. Gameiro & Cia".

Para as sociedades em comandita simples, o nome empresarial muito se assemelha ao das sociedades em nome coletivo, a única diferença é que é obrigatório o uso da expressão "& Companhia", porquanto é vedado o uso do nome dos sócios comanditários na composição do nome empresarial. Por razões óbvias, já que precisa se tornar claro quais são os sócios de uma determinada sociedade que têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações contraídas por ela.

Na previsão de que tratam os artigos 991 a 996 do Código Civil, da sociedade em conta de participação, esta não poderá utilizar nome empresarial, devido à sua natureza secreta. Atuará, em suas relações com terceiros, através de firma ou denominação do sócio ostensivo[xii], seja esse comerciante individual ou sociedade empresária.

Se a sociedade for limitada, ou por quotas de responsabilidade limitada, poderá ser utilizada firma individual, firma social, ou ainda, denominação. Escolhendo a firma, esta deverá conter o nome de um dos sócios, ou todos. Se for denominação, a constituição do nome é livre. Entretanto, em ambos os casos, deverá ser acrescido da palavra "limitada", ou "sociedade de responsabilidade limitada". Não observando este requisito, todos os sócios responderão ilimitadamente pelas obrigações contraídas pela sociedade.

Dessa forma, essa espécie de nome empresarial pode ser exemplificada como: "Gameiro & Cia Ltda", "Gameiro, Requião & Cia Ltda", "Imobiliária Gameiro Ltda", ou "Imobiliária Propriedades, sociedade de responsabilidade limitada".

Na sociedade anônima, a única opção para o nome empresarial é a denominação, devendo constar a locução "sociedade anônima" ou "companhia". A Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 assim regula a denominação da sociedade anônima:

“Art. 3º A sociedade será designada por denominação acompanhada das expressões "companhia" ou "sociedade anônima", expressas por extenso ou abreviadamente mas vedada a utilização da primeira ao final.”

É permitida a escolha de uma denominação de sociedade anônima para homenagear alguém, como o fundador da empresa, ou aqueles que contribuíram consideravelmente para o seu desenvolvimento[xiii]. Exemplos são os seguintes: "S/A Propriedades – Imobiliária", "Propriedades S/A – Imobiliária", "Propriedades Imobiliária Sociedade Anônima", ou "Companhia Marcelo Gameiro de Corretagem".

Na criação do nome para as sociedades em comandita por ações, pode ser utilizada qualquer classe de nome empresarial, sempre acrescido da locução "comandita por ações". No caso de firma social, somente poderão ser utilizados os nomes dos diretores e gerentes, que respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Se utilizada denominação, e utilizado o nome de um dos acionistas com responsabilidade ilimitada, deve se acrescer a expressão "e Companhia".

Como exemplos, citamos: "Marcelo Gameiro e Companhia, comandita por ações", "Propriedades Imobiliária C.A.", e "Comandita por Ações Gameiro, Requião & Cia".

Além do exposto, as empresas de pequeno porte e as micro empresas, devem fazer constar no seu nome empresarial as suas classificações, nos termos do artigo 72 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006:

“Art. 72. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil, acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade.”

A citada lei complementar revogou o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei 9.841/99), que por sua vez havia revogado a Lei 8.864/94, que exercia a mesma função.

Em caso de falecimento, exclusão ou retirada de sócio, diferentemente da legislação prevista anteriormente ao atual Código Civil, o nome deste não poderá permanecer na firma social. Previsão do artigo 1.165 da Lei Civil.

2.5 O alcance protetivo do nome empresarial através do registro do ato constitutivo

Prefacialmente, infere-se que o registro da sociedade pode ser feito na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas. O que nos diz maior respeito no presente trabalho é o registro na Junta Comercial, onde se registram as sociedades empresárias (antigas mercantis) e as mistas. No Cartório de Pessoas jurídicas são registradas as sociedades simples (antigas civis), e as cooperativas.

Não é nova a indagação quanto à natureza do direito sobre o nome empresarial, ou nome distintivo do empresário, se é um direito real de propriedade, ou um direito pessoal de natureza patrimonial. Assim, ainda que não seja o principal foco deste estudo, reúnem-se, a seguir, os entendimentos de alguns dos principais doutrinadores a respeito do assunto.

O consagrado Pontes de Miranda ensina que a noção de coisa não é naturalística ou física, mas econômico social[xiv] preferindo a noção de direito real. João da Gama Cerqueira afirma que o direito sobre os sinais distintivos têm natureza real, e se classificam como propriedade, considerando que a natureza exclusivamente corpórea do objeto da propriedade já teria sido superada[xv]. Marcelo Bertoldi, Lucas Rocha Furtado e Tavares Paes defendem no mesmo sentido, aduzindo que a propriedade pode recair sobre bens materiais e imateriais[xvi]. E por fim, Vivante é adepto da mesma opinião, porquanto a propriedade atribui o direito exclusivo e perpétuo de gozar e dispor dos sinais[xvii].

Por outro lado, Fran Martins[xviii] não entende como sendo de propriedade o direito sobre tais criações, pois ao permitir-se essa natureza, estaria se suprimindo a ideia principal de propriedade, o bem corpóreo. Na mesma seara, J. X. Carvalho de Mendonça fala que o nome empresarial tem sua importância econômica, mas não reconhece a concepção de direito de propriedade sobre ele[xix]. Conclui que o nome não pode ser considerado uma coisa objeto de comércio, e que a proteção absoluta não é exclusiva dos direitos, sendo possível a configuração dos direitos pessoais, concluindo nesse sentido.

O nome empresarial é o instrumento pelo qual o empresário firma sua posição na concorrência, é a forma como ele se diferencia dos outros empresários de sua cidade e do seu estado. O nome serve para "apartar a coisa dentre outras", segundo Justino Vasconcelos[xx].

Assim, em questão prática, independentemente da natureza jurídica do direito ao nome empresarial, a proteção se dará, pela regra geral, no âmbito da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa, decorrendo, automaticamente, do arquivamento do ato constitutivo ou de alteração que implique em mudança do nome.

Para que haja proteção ao nome em outras unidades da federação, por interesse do empresário, este poderá requerer a extensão de sua proteção a todo o território nacional, mediante procedimentos próprios perante a Junta Comercial da unidade da federação onde se deseja a proteção.

Tais orientações estão previstas na Instrução Normativa nº 104, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, que dispõe sobre a formação de nome empresarial, sua proteção e dá outras providências.

Portanto, a natureza jurídica do direito ao nome empresarial é duvidosa, prevalecendo a posição de que se trata de um direito pessoal, e o âmbito de sua proteção é na unidade federativa onde se localiza o registro do ato constitutivo da empresa.

3 A marca como representação simbólica ou sinal distintivo

3.1 Definição de marca e sua respectiva classificação

Num contexto histórico, a palavra marca provém de brand, em inglês, que por sua vez advém do antigo nórdico brandr, que significa queimar, e a partir destas origens entrou nas raízes anglo-saxônicas.

Ao longo dos séculos, o ato de marcar, aplicação de sinal distintivo e identificativo de quem fez ou a quem pertence, foi técnica utilizada por oleiros nas suas peças de barro, por ourives na sua joelharia, por vaqueiros nos bovinos de seu rebanho. Marca se identifica como representação simbólica de um produto ou serviço na sua relação com a empresa ou pessoa associada.

Atualmente é inegável a importância da marca, ativo primordial de diferenciação e identificação, permitindo a criação de valor para o empresário, com o reforço da notoriedade e imagem.

Numa definição do Instituto Nacional da Propriedade Industrial[xxi], a marca é:

“Todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que identifica e distingue produtos e serviços, bem como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações técnicas. A marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica. Ao mesmo tempo, sua percepção pelo consumidor pode resultar em agregação de valor aos produtos ou serviços".

Essa definição também pode ser obtida através de uma análise da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial Brasileira, que regular primeiramente aquilo que pode ser registrado como marca, e após, aquilo que não pode, para então regrar as especificidades do registro da marca no Direito brasileiro.

Diferentemente do nome empresarial, que identifica o empresário em si, a marca identifica tão somente o objeto da empresa, seja um produto ou um serviço. Outro ponto diferencial é o local onde é feito o registro, e seu âmbito. A marca, por ser registrada no INPI, autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, tem proteção nacional[xxii], enquanto que o nome empresarial, devidamente registrado na Junta Comercial, como vimos, tem proteção no âmbito da unidade federativa onde se encontra o registro do ato constitutivo.

Outra dissemelhança remete ao âmbito material da tutela. Enquanto o nome empresarial é protegido independentemente do ramo da empresa, a marca somente confere proteção e exclusividade no seu uso no âmbito da classe (ramo de atividade) em que é registrada junto ao INPI (salvo no caso de marca de alto renome, quando será desconsiderada a classe onde a marca é registrada, abrangendo todos os ramos de atividade comercial).

Como última diferença entre os sinais distintivos da marca e do nome empresarial, observa-se o prazo de validade do registro de ambos. O nome, enquanto não dissolvida a sociedade ou extinta a pessoa jurídica, segue protegido por prazo indeterminado. Por outro lado, a marca depende de manifestação do empresário no prazo contínuo de 10 anos. A cada década, o proprietário da marca deve solicitar a prorrogação do registro por novo período, sob pena de perder o registro e a exclusividade.

De outra banda, a classificação das marcas, segundo o INPI, pode ser feita da seguinte forma: (i) marca de produto, (ii) marca de serviço, (iii) marca coletiva, e (iv) marca de certificação.

No sítio virtual do INPI, já indicado, pode se inferir que a marca de produto tem aplicabilidade para o fim de distinguir produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins. Já a marca de serviço é utilizada para distinguir serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. A marca coletiva, para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de um determinado grupo ou entidade. E a marca de certificação, para atestar a conformidade de produtos ou serviços a determinadas normas ou especificações técnicas.

A explanação para cada classificação das marcas é feita por Rubens Requião[xxiii] da seguinte forma:

“As marcas de indústria são usadas pelo fabricante/industrial ou artífice para distinguir seus produtos; as marcas de comércio são usadas pelo comerciante para assinalar os artigos ou mercadorias de seu negócio; as marcas certificadas são usadas por profissional autônomo, entidade ou empresa, para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à quantidade, natureza, material utilizado e metodologia. As marcas coletivas são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.” (grifei)

O próprio doutrinador admite que a Lei 9.279/96 unificou as marcas de indústria e de comércio, nas marcas de produtos, mas mesmo assim as explica, para fins doutrinários, o que contribui para entendermos a sistemática utilizada atualmente.

Nesta classificação, alguns doutrinadores como André Luiz Santa Cruz Ramos[xxiv], dizem que as marcas de certificação e coletiva, são de identificação indireta, porque elas não são usadas pelos seus requerentes.

Classificando as marcas por outro critério, que não o da atividade desenvolvida pelo empresário, mas o da forma que a marca terá, podemos classificá-la, segundo o INPI, como: (i) marca nominativa, (ii) marca mista, (iii) marca figurativa, e (iv) marca tridimensional.

A marca nominativa é constituída apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa. A marca mista combina elementos nominativos e figurativos. A marca figurativa é constituída por um desenho, uma imagem, formas fantasiosas em geral. E a marca tridimensional é um sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum do produto.

3.2 A representação simbólica de um produto

O produto oferecido pelo empresário pode ser registrado com uma marca. Dessa forma, a empresa ganha em reconhecimento, se o produto for considerado pelos consumidores como de qualidade. Caso contrário, apenas contribuirá para à má-fama dos produtos produzidos por determinado empresário ou sociedade empresária.

O registro da marca como representação simbólica de um produto pode ser feito em relação a qualquer produto.

Como exemplos, a Lista de Produtos[xxv] do INPI, da qual se citam:

(i) Caça (Armas de fogo de -) (n° de base 130026);

(ii) Computador (Programas de -) [para download] (n° de base 090658);

(iii) Luzes de mergulho (n° de base 110332);

(iv) Pen drives (n° de base 090700);

(v) Vodka (n° de base 330043).

Os produtos citados são apenas alguns da vasta gama de produtos que podem ter marca registrada junto ao INPI, ainda que alguns estejam na mesma classe (observar o princípio da especialidade).

Qualquer que seja o produto, o registro da marca impedirá que outros empresários do mesmo ramo forneçam produtos utilizando-se da mesma representação simbólica, o que acaba por fomentar o desenvolvimento da própria empresa.

3.3 O sinal distintivo de um serviço

Do mesmo modo que a marca pode ser uma representação simbólica de um produto, ela também pode ser registrada com o intuito de proteger um serviço, sendo seu sinal distintivo, e também diferenciando o empresário prestador de serviços dos seus concorrentes.

Exemplificando as marcas referentes a prestadores de serviços, temos o Aluguel de máquinas e equipamentos de escritório (n° de base 350013), Serviços bancários de acesso remoto (n° de base 360072), Provimento de serviços para jogos on-line (n° de base 410094), Dublagem (n° de base 410079), e Estivagem (n° de base 390093).

Tais serviços estão indicados na Lista de Serviços[xxvi] do INPI.

Para facilitar a identificação do registro de marca, o INPI organizou as quarenta e cinco classes de produtos e serviços da seguinte forma: da classe 01 à 34 são enquadrados os produtos, e da 35 à 45 são enquadrados os serviços.

Na última edição da Tabela de Nice[xxvii], foram excluídos alguns serviços, por conveniência do INPI, tais como Remessa de telegramas e Serviços de imagem digital. Por outro lado, foram alterados os serviços de Avaliação de madeira em pé [para construção] para Avaliação financeira de madeira em pé, e a Avaliação de lã foi modificada para Avaliação financeira de lã.

Assim, tão importante quanto a representação simbólica de um produto, é o sinal distintivo de um serviço.

3.4 O registro da marca no INPI como pressuposto de exclusividade no uso

Conforme verificamos no capítulo referente ao nome empresarial, o direito que incide sobre o sinal distintivo do empresário é, ou pode ser, pessoal de natureza patrimonial. Em contraposição à indecisão doutrinária a esse respeito, é certo o entendimento de que o direito incidente sobre as marcas tem natureza real, ou seja, se trata de um direito de propriedade.

Além do direito do empresário sobre sua marca ter natureza real, é “assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional”, conforme o artigo 129 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

Sobre as marcas e a influência que elas exercem na atual conjuntura, Douglas Gabriel Domingues[xxviii], escreve o seguinte:

“Sendo finalidade precípua das expressões e sinais de propaganda realçar as qualidades de produtos ou serviços e atrair a atenção dos consumidores, comprovamos inicialmente que, à semelhança das marcas e privilégios, possuem indubitável função concorrencial no mercado: slogans e expressões de propaganda constituem autênticos gritos de guerra na luta sem quartel que as empresas travam para captação da clientela. Ainda à semelhança das marcas registradas e privilégios, expressões e sinais de propaganda exprimem dialeticamente a negação de concessão: o titular do registro além da propriedade assegurada em lei também desfruta de exclusividade no mercado, para uso e gozo da expressão ou sinal registrado, com o que impede que terceiros não autorizados venham a usar a propaganda registrada. Mais ainda: costumeiramente expressões ou sinais de propaganda são fixados em estradas, edifícios e logradouros públicos, em locais visíveis, destacados e de grande concentração e movimento humano, visando atingir o maior número possível de potenciais consumidores. Quanto mais divulgada a propaganda, maior a possibilidade de sucesso junto ao consumidor. Todavia, essa divulgação maciça que em outras circunstâncias levaria o titular da propaganda a tê-la livremente imitida por terceiros inexiste no caso, face à exclusividade de uso que a lei outorga ao titular do registro. Sem a tutela legal à exclusividade, o direito do titular seria apenas de propriedade sobre as unidades produzidas, baseado nos princípios do direito natural que assevera ao criador a propriedade de sua criação. Destarte, a exclusividade de uso acrescenta ao simples direito de propriedade do titular da propaganda registrada algo mais, um elemento novo e de características próprias, o jus prohibiendi, jus excludendi alios, que na simples propriedade não iremos encontrar.

Em verdade, a exclusividade em lei assegurada às expressões e sinais de propaganda registrada constitui um monopólio legal: por um ato de império impõe-se à coletividade e outorga-se a alguém um direito de uso exclusivo que terceiros ficam obrigados a respeitar.

Deste modo, o direito do titular da expressão ou sinal de propaganda registrada nada ais é que um direito de monopólio, à semelhança do que ocorre com as marcas registradas e invenções, modelos e desenhos privilegiados. Historicamente inclusive, trata-se do único tipo de direito que torna possível a alguém erguer uma proibição ou restrição erga omnes que impede o exercício de atividades que de outra forma poderiam ser livremente exercitados por todos.

Assim, a liberdade econômica que é da essência da atividade comercial e industrial contemporânea vê-se drasticamente limitada e restringida com a concessão do registro, um monopólio na exata concepção do termo tanto no campo jurídico quando na história econômica.

Entretanto ressalte-se que o monopólio concedido pelo Estado, longe de ser uma arma de ataque contra a liberdade econômica, na realidade constitui um instrumento de defesa, vez que é o monopólio legal que impede os atos de concorrência desleal.”

O texto transcrito assevera a importância dispensada ao direito sobre a marca, ao ponto dele afetar outro princípio constitucional, o da livre concorrência.

Porém, não se pode confundir o direito ao monopólio – num sentido arbitrário – com o direito à exclusividade da marca (também considerado um direito de monopólio), sendo este uma ferramenta importante na proteção da própria concorrência, enquanto fomenta o empreendedorismo naqueles que dedicam seu esforço na intenção de firmar sua posição no mercado.

3.4.1 A fase precedente ao registro

Na Convenção da União de Paris de 1883, tratado internacional do qual o Brasil é signatário, há previsão de que na fase de criação da marca, o empresário deverá observar alguns requisitos, entre eles, o da novidade. Tal requisito significa que o sinal distintivo do produto ou serviço não pode ser igual ou bastante semelhante a outro pré-existente, respeitado o princípio da especialidade.

O princípio da especialidade, basilar no direito marcário, assevera que podem ser registradas marcas idênticas junto ao INPI, desde que estejam em ramos distintos de atividades empresariais.

André Luiz Santa Cruz Ramos[xxix], doutrinador e procurador federal, ensina que a marca deve cumprir de forma eficiente sua função, identificando determinado produto ou serviço do empresário, sob pena de não poder ser registrada. Por isso que não se admite o registro como marca de expressões comuns, genéricas.

O entendimento do STJ sobre tal ponto é expresso na decisão do REsp 1.082.734, julgado em 28.09.2009:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME FANTASIA E NOME EMPRESARIAL. REGISTRO DE MARCA SUPERVENIENTE. VOCÁBULO DE USO COMUM […] 4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados. 5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei Lei 9.279/96.”

Do mesmo modo, há decisão no sentido de indeferir registro de marca com pouca originalidade ou fraco potencial criativo, conforme ementa a seguir:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA COMERCIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE À UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DE POUCA ORIGINALIDADE OU FRACO POTENCIAL CRIATIVO.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo.

2. Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. Aplicação da doutrina do patent misuse. Recurso Especial a que se nega provimento.” (REsp 1.166.498/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2011, DJe 30.03.2011).

No caso, foi considerada a aplicação da teoria do patent misuse, que consiste na má utilização do registro da marca, e provém do direito norte-americano. O registro do sinal distintivo com mero interesse em ampliar o direito ao "monopólio" garantido pelo registro, extrapolando os limites legais, enseja a aplicação desta teoria. Neste âmbito, transcreve-se trecho da obra de Patrícia Martone[xxx]:

“The doctrine of patent misuse is a judicially developed doctrine that has been used by courts of equity to prevent a patentee from extending the "monopoly" granted by the patent laws beyond its legal bounds. A patentee's misuse of a patent will render the patent unenforceable for the duration of the misuse. The types of conduct that courts have deemed to constitute misuse vary greatly.”

Como foi explicitado, os tipos de condutas que as cortes americanas têm considerado como mau-uso do registro costuma variar muito, o que não difere do posicionamento brasileiro quanto à propriedade industrial.

Os demais casos de irregistrabilidade estão previstos no artigo 124 da Lei 9.249, e podem ser exemplificados com os brasões ou armas oficiais (inciso I), sinal ou expressão utilizada apenas como meio de propaganda (inciso VII), e nome empresarial alheio (inciso V).

Sobre este último, a vedação ocorre quando a semelhança puder causar confusão ou associação com nome empresarial ou título de estabelecimento já existente.

Portanto, ao ser registrada uma marca, devem ser observados os seguintes requisitos: o da novidade relativa, o da não colidência, e o da licitude da atividade realizada.

3.4.2 As etapas do registro e o acompanhamento do processo

O registro da marca junto ao INPI, para garantir a sua vinculação e exclusividade do produto ou serviço, ao proprietário, deve estar de acordo com o procedimento previsto no sítio virtual da autarquia federal.

Até mesmo por meio virtual, pode se fazer o pedido de registro (e-marcas), preenchendo formulário com todas as informações necessárias à identificação do sinal distintivo, bem como o ramo de atividade exercida pelo empresário, e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Outro requisito para o pedido de registro é o da legitimidade. O artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial diz que “podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. Ou seja, não há limitação para o registro, desde que a atividade exercida seja efetivamente realizada – o §1º do artigo 128 impõe a limitação de que “as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo a atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto, ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei”.

Quanto à formalidade exigida, o artigo 156 da LPI, dispõe que “apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação”. Como quebra da regra, o artigo 157 prevê que caso as formalidades não sejam atendidas, mas se possa identificar o depositário, sinal marcário, e classe, haverá recebimento, iniciando-se o prazo de cinco dias para regularização do pedido.

Observando o princípio da novidade, deve ser observada a faceta trazida pela lei a partir de 1996, com a LPI, que permitiu o direito de precedência, pelo qual o utilizador de uma marca sem registro poderia alegar sua precedência no uso, quando alguém registrasse sua marca. Com certo tom de humor, Denis Borges Barbosa[xxxi] apresenta uma situação vivenciada:

“Pouco depois de entrar no INPI, em 1979, vi um velho senhor sentado num dos degraus da escadaria do velho prédio da Praça Mauá. Chorava, com uma expressão de raiva impotente. Dono de um dos restaurantes da região de Santa Felicidade, em Curitiba, tinha se desavindo com um vizinho e competidor que, em vingança, havia registrado o nome do restaurante do desafeto e agora o impedia de usá-lo. Ouvira há pouco, do INPI, que havia perdido a marca e seu caso era sem esperanças. Grande, italiano, vermelho, a imagem do velho senhor irado marcou a memória, como um sinal de inadequação do sistema jurídico. Vigia à época, para os registros de marca, o chamado sistema atributivo puro. Ou seja, era titular do registro de um signo distintivo o primeiro que o solicitasse, não se considerando qualquer interesse de terceiros, fundado no simples uso”.

Percebe-se a impertinência do sistema atributivo puro, não importava se o "italiano" usava aquela marca há anos, talvez décadas. O concorrente registrou a marca, e assim fez com que parte da clientela acreditasse ser o seu restaurante da mesma qualidade e especificidades do outro, que foi proibido de utilizá-la.

Quanto aos sistemas de registro das marcas, Lélio Schmidt[xxxii] ensina:

“O registro de natureza declaratória se dá quando se reconhece que a proteção legal do Estado ao usuário da marca independe da aquisição de registro próprio. No sistema atributivo a proteção e propriedade da marca se dá com o registro, ao passo que no sistema declarativo a propriedade se dá pelo pré-uso e ocupação da marca.”

Hoje o sistema de concessão de marcas é considerado misto por alguns autores, como Lélio Schmidt e Tinoco Soares[xxxiii], já que em casos excepcionais, se considera o direito de antecedência, mesmo não havendo registro junto ao INPI.

A atuação dos Agentes da Propriedade Industrial garante a facilitação às informações relativas ao registro de marcas. Têm tais agentes a "função análoga e normalmente complementar à dos advogados. Não é por outra razão que boa parte dos APIs são advogados"[xxxiv].

Portanto, a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI, que possui estatuto próprio[xxxv], onde são definidos os objetivos, a sede, os direitos e deveres de cada sócio, bem como as penalidades impostas aos que se excedem, assim como as assembleias, é o órgão que tem a função (não exclusiva) de realizar todas as etapas do registro da marca, bem como acompanhar o processo até a concessão da exclusividade ao empresário.

3.4.3 A concessão do registro e a abrangência de sua proteção

Concedido o registro ao empresário, este tem exclusividade total no uso da marca pelo prazo de 10 anos, prorrogável por igual período, devendo ser requerido um anos antes do término do período de exclusividade. Não é admitida licença para uso de terceiros, diferente da patente de invenção, ou do registro de desenho industrial (este não está pacificado na jurisprudência).

A marca de alto renome (art. 125 da LPI) goza de proteção em todos os ramos de atividade, não só naquela onde é registrada. Como exemplos, McDonald's, Volkswagen, Itapemirim, Skol, e Brahma. Ou seja, não se pode, como foi pretendido no Pedido nº 819540927 no INPI, registrar uma marca praticamente igual ao famoso "M" curvado do McDonald's, porém inserido na frente de um rosto canino, com a inscrição "Mr Dog", mesmo se tratando de alimentos congelados para cães, e não para seres humanos.

As marcas notoriamente conhecidas (art. 126 da LPI) gozam de proteção até mesmo sem a necessidade de registro, e estão previstas na Convenção da União de Paris, no artigo 6 bis, inciso 1, e foi ratificado pelo artigo 16, 2 do Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS.

Para que seja considerada a marca como notória, deve se analisar a notoriedade da marca no país onde se vislumbra tal proteção, e diferentemente da marca de alto renome, não há proteção em todos os ramos de atividade, mas somente naquela realizada pela empresa titular da marca notória. "A marca notoriamente conhecida ganha a proteção contra terceiros mesmo sem registro no país, basta que ela comprove que é notoriamente conhecida no país onde se deseja a proteção, e que este país recepcione o instituto da notoriedade da marca"[xxxvi].

4 A concorrência desleal no cenário empresarial moderno

4.1 Definições e princípios

A definição da Lei 9.279, a LPI, sobre o que seriam atos de concorrência desleal, é feita através de exemplos tipificados como crimes, e transformados em incisos do artigo 195, in verbis:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I – publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II – presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI – substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII – atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII – vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII – vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.”

Segundo Gama Cerqueira[xxxvii], qualquer “meio tendente a prejudicar a reputação ou os negócios alheios (denegrimento); aliciamento e suborno de empregados; divulgação ou exploração de segredos de fábrica e divulgação ou utilização de segredos de negócio; violação de contratos” é ato de concorrência desleal.

Uma diferença que deve ser percebida é aquela entre concorrência desleal e concorrência ilícita, não sendo pacífica na doutrina tais conceituações.

O Professor Pinto Antunes[xxxviii] define como concorrência ilícita a ocorrência de violação, pelo concorrente, de um dever legal determinado – contratual ou legal. Ao passo que a concorrência desleal seria uma infração a um dever moral – abstenção de atos contra as práticas honestas na indústria e no comércio – não observados pelo concorrente.

Fábio Konder Comparato[xxxix] informa que a concorrência desleal é aquela submetida a um regime particular de repressão objetiva, enquanto que a concorrência ilícita enquadra-se na categoria geral do ilícito civil, sancionada pelas regras comuns da responsabilidade civil.

Gama Cerqueira criou outra classificação para a concorrência desleal, distinguindo-a em específica e genérica. A específica, quando se referia a certos atos considerados particularmente graves capitulados pela lei como crimes; a concorrência desleal genérica, quando se tratava de fatos não previstos expressamente pelo legislador como crimes, remetendo-os como ilícito civil sob o domínio do direito comum[xl].

Adentrando especificamente na concorrência desleal, Alberto Luís Camelier da Silva[xli] diz o seguinte:

“Costumo dizer que o concorrente desleal age como um ilusionista, que confunde a percepção do expectador, fazendo-o acreditar em algo que não é real; usa de ardis e expedientes escusos para lograr o seu intento, qual seja, driblar a atenção do consumidor fazendo com que este adquira seu produto ou serviço pensando tratar-se de outro de origem diversa.”

Entende-se necessário o preenchimento de alguns requisitos para se configurar um ato como de concorrência desleal. Carlos Alberto Bittar[xlii] enumera os seguintes: desnecessidade de dolo ou fraude, bastando apenas a culpa do agente; desnecessidade de verificação de dano em concreto, bastando a simples possibilidade ou o perigo de sua superveniência; necessidade de existência de colisão de interesses, isto é, atividade concorrente direta; necessidade de existência de clientela, mesmo potencial, e finalmente, a caracterização do ato praticado como contrário a preceitos de moral e de direito.

Portanto, inevitável reconhecer a importância do estudo da "lealdade", ou isonomia, entre os empresários, frente à constante criação de novas formas para arquitetar o aumento dos lucros, nem sempre lícitos ou corretos, pela fértil mente humana.

A propaganda, seja através de expressões, marcas, ou outros sinais, pode ser utilizada por um empresário desleal para, indiretamente, fazer criar dentro do meio consumerista a ideia de que um concorrente realiza uma determinada atividade, quando na realidade, não o faz.

Como exemplo, cita-se a Apelação Cível nº 030070038010, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de relatoria da Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, julgado em 16/06/2009. No caso, uma panificadora passou a informar deliberadamente que se tratava da única padaria na cidade a não utilizar bromato de potássio ao fazer seus pães (substância conhecidamente cancerígena, e que ajuda os pães a aumentarem de tamanho). Em propagandas por meio de outdoors, constava a frase: "A padaria Diniz não usa bromato, e isso não é uma propaganda, é um alerta", aduzindo o consumidor a pensar que todas as outras padarias utilizavam o produto.

No meio televisivo, foi veiculada uma propaganda com dois "pugilistas farináceos" – ou seja, dois pães num ringue de boxe – no qual o narrador do embate anunciava fervorosamente que "a padaria Diniz apresenta, de um lado, o seu pão sem bromato, e de outro, o pão que toma bromato todos os dias…".

Tratava-se de clássico meio ardiloso para contrair a clientela, o que ocorreu, já que quase a totalidade das panificadoras da cidade de Linhares/ES fecharam, enquanto a Padaria Diniz abriu novas filiais por toda a cidade.

Surpreendentemente, o magistrado de primeiro grau (após conceder liminar para proibir a conduta referida) não reconheceu a deslealdade da conduta, e dispôs na sentença que as diversas panificadoras autoras (algumas já falidas, inclusive) "não provaram a mácula à sua reputação, seja no âmbito comercial, seja no moral". Regressando deste caso concreto para uma análise em abstrato, o que o próprio Estado deseja, regulando as relações comerciais e industriais é, por meio do CADE – Conselho Administrativo de Defesa da Economia (autarquia federal desde 1994), proteger aqueles que têm ideias novas, verdadeiras inovações no mundo empresarial.

Busca-se proibir as condutas indevidas praticadas por empresários, na intenção de atrair clientela. Com isso, se protege não somente o empresário prejudicado, mas a própria clientela em si, os consumidores, que dependem dos produtos e serviços postos à disposição no mercado, e são induzidos a erro pela concorrência desleal, ou até mesmo a parasitária.

4.2 Modalidades de concorrência

No direito antitruste[xliii], podem ser encontradas diferentes formas de classificação da concorrência. Existe o aproveitamento parasitário, a concorrência parasitária, e a concorrência desleal propriamente dita.

No aproveitamento parasitário, não necessariamente haverá desvio fraudulento de clientela, ao menos a clientela daquele que sofreu com o "parasita". Se trata, o aproveitamento parasitário, de enriquecimento sem causa, já previsto no Código Civil de 2002.

Segundo Alberto Luís Camelier da Silva[xliv], "no aproveitamento parasitário, não há necessariamente concorrência direta entre produtos e serviços, sendo mais comum não haver concorrência, motivo pelo qual não há, nesse desiderato, o clássico desvio de clientela". Portanto, se um determinado empresário utiliza em seus produtos, marca bastante famosa (mas não de "alto renome") registrada por empresa de outro segmento mercadológico, ainda que não viole o direito do proprietário da marca, estará se aproveitando parasitariamente. Não desviará clientela do proprietário da marca, porque atua em ramo distinto, mas estará em vantagem desleal em comparação aos concorrentes de seu próprio ramo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte decisão, referente à marca "ASSIM":

“[…] E mesmo não detendo a autora a condição especial de detentora de marca de alto renome, entendeu-se, no caso, que houve violação indevida da ré na utilização da marca ASSIM implementada de vasto investimento em "marketing", o que não poderia ser, gratuitamente, aproveitado pela ré, que – repita-se – não detém o registro da marca ASSIM, configurando a hipótese uso parasitário da marca. […] Nesse aspecto, o quadro probatório não deixa dúvida de que a marca ASSIM utilizada pela autora é notoriamente conhecida como nome e marca do seu Plano de Saúde e a sua utilização pela 1ª ré, sem o devido registro no INPI, mesmo em se tratando de atuação em classificação distinta, importa em violação do direito protegido à marca e impõe a sua vedação compulsória. […] E mesmo não detendo a autora a condição especial de detentora da marca de alto renome, entendeu-se, no caso, que houve a violação indevida da ré na utilização da marca ASSIM implementada de vasto investimento em "marketing", o que não poderia ser, gratuitamente, aproveitado pela ré, que – repita-se – não detém o registro da marca ASSIM, configurando a hipótese uso parasitário da marca.” (Agravo de Instrumento nº 1047679, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Publicação em 19/03/2010)

Do mesmo modo, entendeu-se por aproveitamento parasitário a utilização de marca sem registro no INPI, mas muito conhecida no exterior, pertencente a empresa sem filiais no Brasil:

“Assim, considerando que as empresas litigantes dedicam-se ao mesmo segmento do mercado, ainda que a empresa autora não possua filiais no Brasil, não há possibilidade de coexistência das marcas, ante a notoriedade  que a marca da autora YBARRA ostenta no mercado internacional, mesmo que não se considere marca de alto renome, mas merecendo proteção diferenciada das marcas comuns, a fim de evitar o aproveitamento parasitário, o qual configura-se como um exercício irregular do direito que pode ocasionar dano à reputação da marca afamada e um enriquecimento sem causa por parte da empresa-ré.” (Recurso Especial nº 1099064, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Publicação em 16/06/2011

No caso, não houve concorrência à empresa estrangeira, porém o aproveitamento parasitário diminuiu a clientela dos concorrentes da empresa brasileira. E ainda, se porventura em certo momento a empresa estrangeira resolver abrir filial no Brasil, poderia ter sua marca identificada com produto de outra qualidade que não a do seu padrão.

A concorrência parasitária somente difere do aproveitamento no sentido de que a vantagem advinda prejudica diretamente aquele concorrente do qual se aproveita. Se trata também de modalidade de concorrência desleal que não é feito de forma agressiva, mas completamente despercebida. A vantagem é, igualmente, obtida sem nenhum empenho ou energia. “O objetivo é, portanto, se aproveitar do ser parasitado retirando aquilo que interessa, sem contudo, ter qualquer esforço para conseguir”.[xlv]

Tanto no aproveitamento parasitário quanto na concorrência parasitária, o parasita não quer eliminar seu concorrente do mercado, isso porque é de suma importância que ele continue crescendo e inovando em seus produtos ou serviços, já que disso depende a vantagem do parasita. Muitas vezes o parasita não deseja sequer que haja confusão entre os seus produtos com os originais, justamente para não configurar outras espécies de concorrência desleal.

Já no que se refere à concorrência desleal propriamente dita, se pressupõe um ato mais reprovável, que se pode exemplificar com o artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, já citado neste trabalho. É considerada conduta de concorrência desleal e ilícita: usar expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imitar, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos (inciso IV), usar, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto com essas referências (inciso V), ou substituir, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento (inciso VI). Portanto, comete ato de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem (inciso III).

4.3 Histórico legislativo

Para melhor entendermos a evolução história do direito da concorrência no Brasil, ramo que, segundo a doutrina, teria se iniciado como ramo autônomo do direito no ano de 1994, com a Lei 8.884, devemos pontuar alguns dispositivos legais pertinentes ao longo da história.

A preocupação mundial com a concorrência desleal somente se iniciou a partir dos anos 1700, com alguns acontecimentos de âmbito internacional, como a independência de várias colônias europeias no mundo, inclusive a abertura dos portos brasileiros em 1808.

Em 1709, a Rainha Anna, da Inglaterra, subescreveu a “Encouragement of Learning Bill”. Tratava-se do ponto de partida[xlvi] da proteção contra os atos de concorrência desleal. Quase em 1800, com a Revolução Francesa, se findaram as corporações de ofício[xlvii], através do decreto de 7 de março de 1791, “abolindo por completo todas as antigas práticas e proclamando a liberdade absoluta do commercio e da industria, permitindo, sem limitações, o livre exercício de todas as profissões, sem cogitar, entretanto, da necessaria tutella à boa fé commercial”.

Assim, ao final do século XVIII, sepultadas as corporações de ofício, entidades comerciais que controlavam o fabrico e a comercialização de bens de todo o gênero, liberou-se, então, o comércio, antes monopolizado.

Nesse contexto, com a permissão para realizar atos mercantis por qualquer indivíduo que desejasse, iniciou-se uma batalha geral e desleal entre os concorrentes, já que se situavam num ambiente novo em que se sentia a falta de regramentos específicos para a desonestidade comercial. A solução provisoriamente encontrada foi a aplicação do direito comum (nos países regidos pelo Common Law, como os Estados Unidos e a Inglaterra) e utilização do Código Civil (nos países do direito codificado, como a França e a Itália)[xlviii].

Em âmbito nacional, historicamente, as leis reguladoras da concorrência desleal sempre ficaram atrás das inovações de alguns empresários, que buscavam tomar a dianteira na corrida econômica para o sucesso. Num contexto de hecha la ley, hecha la trampa[xlix], o legislador apenas criava normas extremamente objetivas, o que as limitava.

Com a edição da Lei 9.279/96, se procedia à criação de normas genéricas, que poderiam ser aplicadas a muitos casos em que, antes, não havia como o Estado tomar parte na relação. O título V da referida lei prevê os crimes contra a propriedade industrial, constando no capítulo VI, os “Crimes de Concorrência Desleal”, onde o artigo 195 prevê os catorze incisos já observados neste trabalho.

O marco inicial[l] no combate às práticas desleais na indústria e no comércio foi o Decreto nº 2682, de 23 de outubro de 1875[li] que, com seus 18 artigos, foi promulgada pelo Imperador D. Pedro II devido a um embate entre duas empresas baianas – em decorrência de um ato de concorrência desleal realizado entre elas, que eram fabricantes de rapé, uma espécie de pó de tabaco muito utilizado à época para provocar espirros.

Resumidamente, o concorrente desleal embalava seu produto, de qualidade inferior ao da empresa prejudicada, com o rótulo “Arêa Preta”. A empresa prejudicada, Meuron & Cia., propôs em 1874, uma queixa-crime, subscrita pelo jovem advogado Rui Barbosa, contra sua concorrente, a empresa Moreira & Cia., fabricante do rapé marca “Arêa Fina”, em razão de comprovados atos de falsificação dos invólucros do produto rapé “Arêa Preta”.

A ação foi julgada procedente em primeiro grau, para condenar a fraudadora, mas a decisão foi reformada pelo tribunal, que se fundamentou no brocardo “nulla poena sine lege; nullum crimen sine lege”, ou seja, não havia previsão legal para punir o parasita.

A repercussão desse processo foi imensa, principalmente no estado da Bahia, onde todo o embate judicial era narrado através de artigos publicados na imprensa de Salvador.

Após este primeiro passo legislativo em 1875, somente em 1887 com o Decreto nº 3346 (Estabelece regras para o registro de marcas de fábrica e de comércio) houve alteração para atualizar essa legislação. Antes disso, o Brasil se tornou signatário da Convenção da União de Paris de 1883, internalizada através do Decreto nº 9.233/84.

Não obstante, a primeira norma da Convenção de Paris a versar sobre a repressão aos atos de concorrência desleal somente foi editada na Revisão de Bruxelas, de 1900[lii].

Aproveitando-se dessa lacuna legal, e objetivando contornar as previsões do Decreto nº 2682, uma empresa sucessora da Moreira & Cia., a Cerqueira & Cia., sentindo-se intocável, lançou outra marca de rapé, denominada “Arêa Parda”, que era grafada nas embalagens da forma abreviada: “Arêa Pa.”, dando a entender que se tratava de abreviação da marca “Arêa Preta”, confundindo o consumidor.

A marca foi registrada na Junta Comercial da Bahia, mas o registro foi anulado em 1884, por decisão do Sr. Ministro dos Negócios do Império do Conselho do Estado, cujo dispositivo foi assim redigida: “Que, dando provimento ao recurso, ordene o governo à Junta Comercial da Bahia que faça anular o registro da marca contra a qual reclamam Meuron & Cia. Ficando ciente de que não lhe é lícito admitir a essa formalidade, qualquer arca de negociante ou fabricante, que, relativamente a outra já registrada, possa dar lugar a confusão e engano do comprador. Vossa Majestade Imperial resolverá como entender em sua alta sabedoria.[liii]

Retornando ao histórico legislativo brasileiro, podemos citar algumas importantes leis no âmbito da concorrência desleal, como o Decreto nº 1236, que revogou o Decreto nº 3346, e adotava o princípio atributivo de direito (definição já vista em capítulo sobre as marcas). O Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923 criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial. O Decreto 22.989, de 26 de julho de 1933 aprovou o regulamento para o Departamento Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. O Decreto nº 24.507, de 29 de junho de 1934 aprovou o regulamento para a concessão de patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro de nome comercial e do título de estabelecimento e para a repressão à concorrência desleal, e dá outras providências.

O Decreto-Lei nº 7.903, que instituiu o Código da Propriedade Industrial, estabeleceu regras claras de repressão à concorrência desleal, e só foi revogado quase vinte anos depois, em 1967, pelo Decreto nº 254. Tal decreto revogou parcialmente a lei anterior, e abordou toda a matéria, menos a referente à matéria penal e indenizações cíveis.

Posteriormente, o Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969 também não abordou as indenizações e a matéria penal. A Lei nº 5.648, de 11 de novembro de 1970 criou o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 institui o novo Código da Propriedade Industrial, revogou expressamente a lei anterior, e manteve em vigor o artigo 178 do Decreto-Lei nº 7.903/45, que versava sobre os crimes de concorrência desleal.

Em 1994, a Lei 8.884, que "Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia" (fala basicamente do CADE e regula infrações da ordem econômica), marca o início do direito da concorrência como ramo do direito autônomo no Brasil.

Finalmente, a Lei nº 9.279 (Lei da Propriedade Industrial), atualmente em vigor, revogou o código anterior e os decretos anteriores, dispondo integralmente sobre a matéria cível e criminal da propriedade industrial. As normas que versam sobre a repressão à concorrência desleal estão contidas no artigo 2º, V; 195 e 209, já os “atos confusórios” se encontram nos artigos 209 e 195, incisos III, IV, V e VI. Esta é a norma que trata efetivamente da concorrência desleal.

Ainda, a Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011 ("Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência"), transcreve grande parte da Lei 8.884. O que diferencia da Lei 9.279 é o aspecto sob o qual se vê os atos de concorrência desleal. Para esta lei, se enxerga sob a ótica dos danos à ordem econômica. Para a Lei 9.279, o que interessa são os outros concorrentes do desleal.

5 A identidade no uso de nome empresarial e marca: os limites da concorrência desleal

5.1 A identidade de nome empresarial e marca no ambiente da empresarialidade

Como foi exposto, os sinais distintivos dos empresários e de seus produtos ou serviços, são ferramentas extremamente eficientes no alcance da prosperidade econômica. E para alcançá-la, não bastam conhecimentos acerca da organização societária, de títulos de crédito, mercado de capitais, ou contratos comerciais, sendo fator indispensável ao sucesso a contextualização da concorrência empresarial.

Há diversas maneiras leais, e outras desleais de ser proeminente no mercado onde se atua. O nome empresarial é utilizado para identificar tão somente o empresário, tendo o título de estabelecimento (ou nome fantasia) a função de identificar um dos estabelecimentos do empresário/sociedade. Já a marca, criada com grau bem maior de inventividade, serve para identificar os produtos criados e os serviços prestados.

O CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, atua de forma preventiva e repressiva, garantindo a proeminência da valorização do trabalho humano sobre todos os outros valores da economia de mercado. Passa a ser autarquia a partir da Lei 8.884/94, ganhando importante função reguladora da economia nacional, criando condições para a concorrência empresarial.

O uso do nome e da marca como instrumentos para a concorrência desleal é vedado pela Lei 8.884/94, Lei 9.279/96, Lei 12.529/11, e pelo ordenamento jurídico privado, de uma forma geral pelo Código Civil, que proíbe o locupletamento ilícito, ou enriquecimento sem causa.

Por fim, relacionando a proteção conferida ao nome empresarial com a conferida à marca, pode se inferir que o nome (i) tem proteção a partir do registro na Junta Comercial, (ii) tem abrangência estadual correspondente à circunscrição da respectiva Junta Comercial, e (iii) não tem limitação legal expressa quanto ao âmbito econômico da atividade, embora muitas decisões apliquem tal restrição.

Por outro lado, o registro da marca (i) tem proteção a partir do registro no INPI, (ii) tem abrangência em todo o território nacional, e (iii) tem como regra a limitação da classe em que a marca foi registrada.

5.2 Do uso idêntico de nome empresarial e marca à concorrência desleal

O ponto nevrálgico deste estudo se encontra neste subtítulo. O artigo 124 da LPI informa, no inciso V que, não é registrável como marca "reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos".

Por óbvio, a Lei 9.279, por mais detalhista que fosse, não poderia abarcar todas as situações do cenário comercial pátrio, deixando de lado algumas situações em que se contrapõem direito concorrencial e direito marcário. Carvalho de Mendonça[liv] diz que:

“Escrever um tratado científico sobre a concorrência desleal é impossível, do mesmo modo que seria obra vã escrever um tratado doutrinal sobre a malícia humana, e nele prever todas as formas que pode assumir nas suas manifestações.”

No contexto comercial ou industrial, existe a necessidade, como foi visto, do empresário identificar quem ele é, e qual atividade ele exerce no mercado. Uma das razões para que se tenha tal exigência é que é possível alguém registrar uma marca que constitui nome empresarial de outro empresário, ou um nome empresarial que constitui marca de produto ou serviço de outro empresário.

Retomando, o nome empresarial identifica o sujeito de direito (o empresário, a pessoa física ou jurídica), e a marca identifica, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. Porém, há situações em que são feitos pedidos de registro de marcas idênticas ou muito similares a nomes empresariais, ocorrendo conflito entre eles. Nesse caso, a solução gera certa dificuldade, na medida em que marca e nome empresarial são protegidos em âmbitos distintos e com fins diversos.

O nome empresarial, para não ser confundido com outro já inscrito na junta comercial do estado da federação, deve ser distinto, observando o critério da novidade, conforme o artigo 35, inciso V, da Lei 8.934/94. Sua proteção se inicia com o arquivamento do estatuto ou do contrato social na respectiva Junta Comercial, e se limita à circunscrição territorial do estado onde se localiza a sede da sociedade. Assim, nenhuma outra empresa poderá ser registrada com o nome já registrado, ou semelhante.

Não há impedimento para que coexistam, por exemplo, duas sociedades com nomes idênticos, uma com sede no Rio Grande do Sul, e outra em Santa Catarina, pois as juntas comerciais são de estados diferentes. Desse modo, para ampliar a proteção conferida pelo nome empresarial, o titular deve abrir filiais nos estados da federação onde deseja proibir o uso do nome.

No que concerne à marca, a proteção conferida pelo registro junto ao INPI é de âmbito federal, ou seja, ninguém poderá utilizar-se da marca em todo território brasileiro, observada a classe de produtos ou serviços. Basicamente, são quatro as distinções entre o nome empresarial e a marca[lv]:

“(a) órgãos em que são registrados: nome empresarial deve-se proceder o arquivamento do ato constitutivo da sociedade na Junta Comercial enquanto que a marca deve ser registrada no INPI;

(b) âmbito territorial da tutela: as Juntas Comerciais precisamente por serem órgãos estaduais só podem conferir proteção estadual. O empresário só poderá ter proteção nacional, caso promova a inscrição ou o arquivamento nas demais Juntas Comerciais; Os efeitos de registro da marca são nacionais;

(c) âmbito material: enquanto o nome empresarial é protegido no âmbito estadual independentemente do ramo de atividade econômica a que se dedique o empresário, a marca tem a sua proteção nacional restrita à classe de produtos ou serviços em que se encontra registrada no INPI;

(d) âmbito temporal: o registro do nome empresarial é indeterminado, apenas a declaração de inatividade da empresa poderá importar a extinção do direito ao nome empresarial, na marca o direito de utilização exclusiva possui prazo de validade de 10 (dez) anos, contados a partir da data de concessão do registro, se o interessado solicitar esse prazo pode ser prorrogado por período igual”.

Imagine-se a situação em que uma sociedade empresária baiana do ramo de engenharia e petroquímica, atuando desde a década de 40, tenha registrado sua marca junto ao INPI, em diversos ramos de atividade (inclusive no ramo de alimentos), em 1979. E uma outra, paranaense do ramo de alimentos, que atua desde a década de 60, tenha registrado a mesma marca em 1992. Poderá o primeiro registrante requerer a nulidade do segundo, ou não?

Há dois princípios que norteiam a prevalência de registros: o da anterioridade do registro, e o da especificidade, ou especialidade. Deve se evitar situações onde a prevalência de um princípio prejudica injustamente aquele que deseja valorizar sua marca no seu segmento mercadológico.

A assertiva de que podem se contrapor o direito concorrencial e o direito marcário se dá por este motivo: é o direito de possuir uma marca registrada, em face do direito de registrar outra ainda não utilizada no respectivo ramo, para que ela se valorize com a qualidade dos produtos oferecidos.

Pensemos agora, na mesma situação acima, porém com o diferencial de que ambos os proprietários das marcas idênticas possuam, em seus próprios nomes civis, a inscrição constante na marca. Como decidiriam os tribunais?

Tratam as asserções acima do conhecido caso Odebrecht, julgado no Recurso Especial nº 653.609-RJ, em 19/05/2005 (embargos de declaração com efeitos modificativos), que será analisado no capítulo seguinte.

Por ora, abordaremos os fatores decisórios em caso de colidência entre nome empresarial e marca. Como infere o advogado Carlos Ignácio Schmitt Sant'Anna[lvi], "o fundamento de proteção à propriedade imaterial é nuclearmente a vedação à concorrência desleal, que se traduz em enriquecimento sem causa". Ou seja, o que se quer coibir, basicamente, é o enriquecimento sem causa através da concorrência desleal.

Com clareza, o comercialista citado aduz que "para verificar-se se esta (concorrência desleal) pode potencialmente ocorrer, deve-se examinar se a classe da marca colide com o objeto social do nome comercial". Assim, se terá um indício se houve ou não ato desleal. Outra maneira é verificar a localidade onde são realizadas as empresas, se elas forem a mesma, e o objeto social for semelhante, verificar-se-á a concorrência desleal.

Sant'Anna critica incisivamente a "logística" utilizada pelo Governo Federal ao designar o DNRC – Departamento Nacional de Registro de Comércio para tratar do registro do comércio, para que este sub-rogue a função executiva aos "órgãos locais" (juntas comerciais). Assevera, assim, a existência de diversos problemas nessa logística, quais sejam:

(i) a falta de interligação entre as juntas comerciais das diversas unidades federativas, o que permite que empresas sejam registradas com o mesmo nome empresarial;

(ii) ausência de ressalva de comunicação ou integração com o INPI, o que obrigaria o empresário a consultar todas as juntas comerciais do país, sob pena de correr o risco de perder seu nome de empresa;

(iii) há inexplicável diferença entre a competência para julgar casos de colidência entre os nomes empresariais e as marcas – no caso das marcas, o INPI deve integrar o polo passivo da ação juntamente com o detentor da marca, sendo a justiça federal a competente. No caso do nome empresarial, o STJ firmou entendimento de que as juntas comerciais são meros "cartórios", e por isso não deve integrar o polo passivo, permanecendo, assim, a competência da justiça estadual (relação entre particulares);

(iv) o âmbito estadual da proteção ao nome empresarial, adotada pelo Código Civil de 2002, vai de encontro ao disposto no art. 8º da Convenção da União de Paris[lvii], que estende a proteção a todos os países;

(v) a prescrição para ajuizar ação anulatória do nome empresarial, que antes era vintenária, não existe mais pelo novo Código Civil, criando uma preocupação permanente a todos os empresários, que não têm a certeza de que seu nome empresarial nunca poderá ser “roubado” por outro empresário;

Não obstante todas essas dificuldades, bem possível que alguém, de má-fé, utilize ou tente utilizar o registro de marca no INPI, ou do nome empresarial na Junta Comercial, como mera ferramenta para prejudicar concorrentes, ou locupletar-se ilicitamente, enriquecendo às custas de outro.

Quais seriam, então, os critérios utilizados pelo julgador para solucionar o conflito?

A chave para a solução, ao se analisar os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, principalmente a partir de 2002, com o novo Código Civil, é a utilização do princípio da anterioridade do registro apenas de forma subsidiária, quando não for possível a "coexistência harmônica entre elementos constantes de nomes empresariais e marcas"[lviii]. Alias, nome empresarial e marca não e confundem, mas os elementos que os integram podem conflitar.

Somente haverá utilização do princípio da anterioridade quando for verificado que os empresários litigantes atuam no mesmo ramo de atividade e no mesmo território. Se não ocorrer dessa forma, observar-se-ão os princípios da especificidade e da territorialidade. Isso porque o uso deste princípio é sempre mais gravoso do que os outros: acarretará, em regra, a imposição de abstenção de uso ou realização de modificações (aditivas ou supressivas) ao titular do nome ou da marca com registro posterior. Além de haver condenação de uma das partes pelo uso indevido de elemento constante de nome ou marca anteriormente registrado.

Nesse passo, não se confundem marca e nome empresarial. Porém, podem conflitar os elementos que os compõem.

Todavia, caso não seja possível permitir a coexistência do nome e da marca através da especialidade ou da territorialidade, reconhecendo-se a confusão entre eles, o fundamento utilizado deverá ser o da anterioridade do registro, determinado-se a supressão, ausência de uso ou modificação dos elementos componentes do registro mais recente, sem prejuízo de eventual indenização pelo uso indevido.

Denis Borges Barbosa[lix], ao contextualizar essa problemática, dispõe:

“A doutrina e a jurisprudência mais tradicional pareciam se inclinar no sentido de que a proteção dos nomes empresariais não estaria sujeita à regra da especialidade, muito embora as condições de concorrência pudessem influir sobre a análise da confundibilidade. Neste sentido, Luiz Leonardos, Carvalho de Mendonça, Waldemar Ferreira, Trajano de Miranda Valverde, Gama Cerqueira e Pontes de Miranda, além do ensinamento da decisão de 4.5.62, do Supremo Tribunal Federal, mantendo sentença que condenara a Vidrobrás S.A. – Ferramentas Pneumáticas, Indústria e Comércio Ltda. a alterar sua denominação por conflito com Indústrias Reunidas Vidrobrás Ltda.

A tendência mais recente tem modificado essa perspectiva: tendo em vista a regra da especialidade das marcas, na colisão entre estas e nomes de empresa, haverá uma tendência a transferir a regra para o objeto da empresa pertinente, e reconhecer a existência de uma lesão à propriedade no contexto da concorrência pertinente – o que é, em princípio, de bom direito.”

Portanto, a guinada doutrinária e jurisprudencial referida por Denis Borges Barbosa, ocorrida de 2002 até hoje, é reflexo das adaptações que os julgadores e estudiosos do Direito têm realizado para suprir as lacunas deixadas pelos legisladores.

Há, e sempre haverá atrasos legislativos, cabendo ao operador do Direito inovar, objetivando sempre aquilo que é de bom direito.

5.3 Os leading cases na leitura jurisprudencial

Neste subtítulo serão abordados os principais casos da jurisprudência referente à colidência entre os nomes empresariais e as marcas, onde foram firmados alguns posicionamentos pelo Superior Tribunal de Justiça.

No REsp 653.609, já exposto anteriormente, se tratava do famoso caso Odebrecht:

“[…] 4. A proteção legal da denominação de sociedades empresárias, consistente na proibição de registro de nomes iguais ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se ao território do Estado em que localizada a Junta Comercial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da pessoa jurídica. 5. Não se há falar em extensão da proteção legal conferida às denominações de sociedades empresárias nacionais a todo o território pátrio, com fulcro na Convenção da União de Paris, porquanto, conforme interpretação sistemática, nos moldes da lei nacional, mesmo a tutela do nome comercial estrangeiro somente ocorre em âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros. 6. A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por nomes civis (patronímicos) e expressões de fantasia comuns deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível. 7. A proteção de denominação social e nome civil em face do registro posterior de marca idêntica ou semelhante encontra previsão dentre as vedações legais previstas ao registro marcário (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71, aplicável, in casu). 8. Conquanto objetivando tais proibições a proteção de nomes comerciais ou civis, mencionada tutela encontra-se prevista como tópico da legislação marcária, pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 9. Especificamente no que tange à utilização de nome civil (patronímico) como marca, verifica-se a absoluta desnecessidade de autorização recíproca entre homônimos, além da inviabilidade de exigência, ante a ausência de previsão legal, de sinais distintivos à marca do homônimo que proceder posteriormente ao registro, também submetendo-se eventual conflito ao princípio da especificidade. 10. Consoante o princípio da especificidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes e itens, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe e do mesmo item. Outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares. 11. À caracterização de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei nº 5.772/71), a gozar de tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens, perfaz-se imprescindível a declaração de notoriedade pelo INPI, com a concessão do registro em aludida categoria especial. 12. Diversas as classes de registro e o âmbito das atividades desempenhadas pela embargante (comércio e beneficiamento de café, milho, arroz, cereais, frutas, verduras e legumes, e exportação de café) e pela embargada (arquitetura, engenharia, geofísica, química, petroquímica, prospecção e perfuração de petróleo), e não se cogitando da configuração de marca notória, não se vislumbra impedimento ao uso, pela embargante, da marca Odebrecht como designativa de seus serviços, afastando-se qualquer afronta, seja à denominação social, seja às marcas da embargada. Precedentes. 13. Possibilidade de confusão ao público consumidor dos produtos e serviços das litigantes expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, com base no exame do contexto fático-probatório, do qual são absolutamente soberanas. Inviabilidade de revisão de mencionado entendimento nesta seara especial, nos termos da Súmula 07/STJ. Precedentes.”

No caso, o Superior Tribunal de Justiça atentou para a exata distinção entre nome empresarial e marca, como também para o fato de que a proteção legal da denominação de sociedades empresariais se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que o registro está arquivado (no caso da Odebrecht S/A, o estado da Bahia e, no caso da Odebrecht Ltda., produtora de café, o estado do Paraná), ressaltando que a extensão para todo o país pode ser feita por registro complementar nas juntas comerciais de todos os estados-membros, o que não teria ocorrido.

O relator também ponderou que "Odebrecht" é sobrenome dos fundadores de ambas as sociedades empresárias e, por isso, patrimônio delas. Além disso verificou-se que, em cada um dos registros, o termo "Odebrecht" vem acompanhado de palavras que individualizam as denominações sociais e os ramos em que as respectivas sociedades atuam, o que afastaria a possibilidade de confusão[lx].

Já no REsp 262.643, onde foi convocado para relatoria e voto o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Vasco Della Giustina, discutia-se o reconhecimento do uso exclusivo do nome comercial e da marca formada pelo vocábulo Fiorella. Alegava-se no caso, que o termo foi devidamente registrado, em momento anterior, como marca e parte do nome empresarial da recorrente, circunstância suficiente para elidir seu uso pela recorrida, tendo em vista o caráter absoluto da proteção conferida pelo registro. Transcreve-se a íntegra da ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA AO ÂMBITO DE ATIVIDA DA EMPRESA RECURSO IMPROVIDO. 1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais. Proteção ao nome comercial. Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização de um vocábulo idêntico – FIORELLA – na formação dos dois nomes empresariais – FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis. 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo. O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento.”

Nesse caso, a Turma entendeu que, apesar de haver um vocábulo idêntico na formação dos dois nomes empresariais, não se verifica seu emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pelo tribunal de origem ao analisar colidências, tais como, ausência de possibilidade de confusão entre consumidores e atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis.

Desse modo, não obstante a existência de registro anterior da recorrente, esse não tem a capacidade de elidir, de forma absoluta, o uso do referido vocábulo pela recorrida, visto que, na hipótese, não se vislumbra infringência às finalidades ensejadoras da proteção ao nome empresarial, porquanto as atividades econômicas das empresas dão-se em campos distintos.

Some-se a isso a utilização da palavra “Têxteis” no nome da recorrente, circunstância que manifesta distinção entre as espécies e obsta eventual confusão. Destarte, a tutela do nome comercial deve ser entendida de modo relativo, pois o registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização do nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida em seu emprego.

Por fim, no julgamento do REsp 1.204.488, ocorrido em 22 de fevereiro de 2011, consolidou-se o entendimento de que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se deve ater apenas à análise do critério da anterioridade, mas também levar em consideração outros dois princípios básicos do direito pátrio das marcas: o princípio da territorialidade, correspondente ao âmbito geográfico da proteção, e o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarado pelo INPI de alto renome ou notória, está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como pressuposto de necessidade de evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

A seguir, cita-se parte da ementa:

“1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.  3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada”.

Hodiernamente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais.

Entendeu, ainda, que a melhor exegese do art. 124, V, da LPI (Lei n. 9.276/1996) para compatibilização com os institutos da marca e do nome comercial é que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro da marca, que possui proteção nacional, é necessário nesta ordem: que a proteção ou nome empresarial não goze de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo território nacional e que a reprodução ou imitação sejam suscetíveis de causar confusão ou associação com esses sinais distintivos.

5.4 Da Convenção da União de Paris de 1883 à atualidade

Nas palavras de Mark Blaxill[lxi]:

“[…] Também obtivemos nossos MBAs de grandes instituições de ensino (Harvard e MIT) e depois fomos trabalhar em uma das maiores empresas de consultoria estratégica do mundo, o The Boston Consulting Group (BCG). Ao cabo de mais de quatro décadas de trabalho de serviços profissionais, havíamos atendido dezenas de clientes em todo o mundo, em numerosos setores, e a cada estágio da cadeia de valor. Como estrategistas, cabia a nós ajudar nossos clientes a encontrarem vantagem – uma “vantagem competitiva sustentável”, no jargão dos consultores. Junto com muitos outros colegas, trabalhamos e conseguimos conquistar valor para nossos clientes. Nós os ajudamos a operar com eficiência, reduzir custos, ampliar sua fatia de mercado e, em muitos casos, eles também aumentaram seus lucros e o valor se suas ações. Contudo, apesar de todos os nossos melhores esforços e de muito trabalho, nós raramente (se é que alguma vez) conseguimos mostrar-lhes como obter verdadeira vantagem sustentável. Sabíamos que não estávamos sozinhos. Na verdade, parece-nos que a grande maioria das iniciativas empresariais destinadas a aumentar a competitividade, na verdade, é projetada para implementar “as melhores práticas”. Em outras palavras, conservar a posição que a empresa alcançou. A maior parte de seu trabalho segue a regra “table stakes” do pôquer – pela qual só se pode apostar a quantia que se tem na mesa à sua frente – ou seja, limita-se a arriscar o mínimo para entrar em um mercado competitivo global. Ninguém implementa essas melhores práticas para ganhar vantagem – tão somente para sobreviver.”

Na página subsequente, ao citar outro autor, Kevin Rivette, aduz que “a propriedade intelectual é uma fonte-chave… de vantagem competitiva”, concluindo:

“A chave para a vantagem competitiva é ter a posse das distintas partes de nossa empresa que criam valor. Para verdadeiramente ter a posse de um diferencial, só há um caminho, que passa pela propriedade intelectual. Ao cavarmos mais fundo, descobrimos que a propriedade intelectual desempenha papel principal tanto na criação quanto na partilha de valor. Com a propriedade intelectual correta, as empresas podem impor preços premium, aumentar sua participação no mercado, manter os custos baixos e até mesmo gerar renda indireta. Sem ela seus produtos (ou serviços) carecem de diferenciação e só podem concorrer no preço.”

Num cenário atual e nacional, a Petrobras é considerada a detentora da marca brasileira mais conhecida no cenário internacional (quase quinze milhões de reais em 2010). Isso se deve a um esforço de muitos anos, de valorização dos seus produtos, de investimentos não só em tecnologia, mas em geral, para o desenvolvimento do país. Assim, reproduz-se parte de reportagem feita pela revista Istoé Dinheiro, de 13 de maio de 2011[lxii]:

“Em abril de 2010, uma gigantesca mancha de óleo espalhou-se pelo Golfo do México, comprometendo a reputação da maioria das empresas de petróleo. O acidente em um poço em águas profundas da British Petroleum (BP) obrigou a companhia britânica a gastar mais de US$ 40 bilhões em indenizações, multas e nos esforços para tapar o vazamento, que levou poluição e destruição à costa da Louisiana e do Alabama e Texas, nos Estados Unidos. Os danos, contudo, não foram só ambientais.

A imagem da BP saiu, literalmente, manchada do episódio, que respingou também em muitos concorrentes. Por esse motivo, chega a ser surpreendente que o valor da marca Petrobras tenha crescido 39% nesse período e chegado a US$ 13,4 bilhões (R$ 23,6 bilhões). Esse desempenho fez com que a petrolífera brasileira fosse, pela segunda vez consecutiva, a marca mais valiosa do Brasil e a 61ª do mundo – à frente, inclusive, da BP, que viu sua grife recuar  27% –, de acordo com a pesquisa As Marcas Mais Valiosas do Brasil em 2011, realizada em parceria pela DINHEIRO e pela Brand Analytics/Millward Brown.”

A matéria mostra como um acidente ambiental pode conceber a prevalência de uma marca em detrimento de outra. Um simples deslize, que causou um desastre natural de grandes proporções, pode fazer com que uma empresa perca bilhões de dólares, enquanto que outra lucre, por méritos próprios, é verdade, mas muito em decorrência da desvalorização da concorrente.

As outras marcas que lideram o ranking, segundo as empresas de consultoria, são a do banco Itaú, segunda colocada, com quase dez milhões de reais, e a do banco Bradesco, terceira, valendo quase nove milhões de reais.

6 CONCLUSÃO

Neste trabalho, buscou-se verificar através das fontes do Direito, principalmente da doutrina e da jurisprudência, chegar a conclusões sobre como o atual empresário utiliza os institutos do nome empresarial e da marca, como instrumentos desleais contra seus concorrentes. Objetivava-se perquirir os fatores decisórios dos principais julgados referente à matéria, para esclarecer sobre o tema.

Percorreu-se a matéria relativa ao nome empresarial, sobre sua obrigatoriedade enquanto elemento identificador do empresário. Concluiu-se que o nome pode ser classificado em firma de empresário, firma social, ou denominação. A composição do nome empresarial foi explicada e exemplificada em cada tipo societário, e também foi exposto que o âmbito de proteção se limita à unidade federativa onde se encontra a Junta Comercial na qual o nome foi registrado.

Em contraposição aos nomes, as marcas identificam os produtos ou serviços do empresário, para que com isso ele possa definir a qualidade daquilo que oferece, utilizando-se de preços acima do padrão de mercado. Tratou-se diretamente das fases do registro da marca, a função dos Agentes da Propriedade Industrial, e da duração e do âmbito de proteção do registro, que é de 10 anos prorrogáveis por igual período, e em contexto nacional.

Inferiu-se, no tópico referente à concorrência desleal, que existem diferenças básicas entre ela e a concorrência ilícita, parecendo mais correta a conclusão de que a ilícita constitui infração legal ou contratual, e a desleal seria uma infração moral. Da mesma maneira, existem diferenças entre os atos considerados de concorrência desleal e os de concorrência parasitária (quando a deslealdade não é considerada agressiva, mas prejudica indiretamente o parasitado), e diferenças entre a concorrência parasitária e o aproveitamento parasitário (quando não há necessariamente desvio de clientela, mas beneficia o parasita).

Perfazendo toda essa caminhada referente aos três temas abordados, no último capítulo foi estudado o principal tema desta monografia, concluindo-se pela importância dos princípios da anterioridade e o da especificidade, na solução das lides referentes à colidência entre nomes empresariais e marcas, observando-se sempre a boa-fé dos empresários, a eventual situação do nome de empresa ser o patronímico, e as demais situações criadas pelo ser humano.