Nome de domínio: Enseja proteção equiparável às marcas ou é apenas mais um signo distintivo para o exercício da atividade empresarial?

Resumo: O nome empresarial, a marca, o título de estabelecimento e o nome de domínio são diferentes todos os signos distintivos utilizados para o desenvolvimento da atividade empresária, os quais são consagrados pela Constituição Federal brasileira, no seu art. 5º, XXIX, como direitos fundamentais. A internet e o ciberespaço atingiram velozmente a sociedade e o direito, como resultado surgem os nomes de domínio que, além de signos distintivos, são também endereços virtuais que servem para localizar o internauta dentro da rede virtual. O nome de domínio é um grande aliado do empresário, pois possibilita a divulgação e comercialização da atividade empresária em qualquer parte do mundo em tempo real. Ao lado dos nomes de domínio, estão as marcas, as quais têm como função primordial a identificação de produtos ou serviços e, para tanto não podem causar confusão com qualquer outro signo. As marcas são bens da propriedade industrial, tuteladas pela Lei 9279/96. Os nomes de domínio, por serem relativamente recentes, já que decorrentes do fenômeno da internet e da globalização são carentes de legislação específica. A novidade do tema aliada à carência de regras aplicáveis, muitas controvérsias judiciais envolvem este signo. Muitos são os conflitos entre os nomes de domínio e as marcas, podendo-se traçar indicativos do posicionamento jurisprudencial a partir da análise de casos concretos.[1]

Palavras-Chave: Internet – Globalização – Signo Distintivo – Marca – Nome de Domínio – Conflito.

Abstract: The corporate name, the trademark, the business premises and domain name are different all the distinctive signs used for the development of business activities, which are enshrined in the Brazilian Constitution, in its article 5, XXIX, as fundamental rights. The Internet and cyberspace quickly reached the society and law, arise as a result of domain names, and logotypes are also virtual addresses that serve Internet users within the virtual network. The domain name is a great ally of the entrepreneur, it allows for dissemination and marketing activities of companies anywhere in the world in real time. Beside the domain names are the trademarks, which have as their primary function to identify products or services and, therefore cannot cause confusion with any other sign. Trademarks are property of industrial property, tutored by Act nº 9279/96. Domain names, because they are relatively recent, as arising from the phenomenon of Internet and globalization are lacking in specific legislation. The novelty of the subject coupled with the lack of rules, many legal disputes involving this sign. There are many conflicts between domain names and trademarks, which can be drawn indicating the position of jurisprudence from the analysis of cases.

Keywords: Internet – Globalization – Sign Badge – Brand – Domain Name – Conflict.

Sumário: 1. Introdução. 2. Dos sinais distintivos utilizados no exercício da atividade empresarial. 2.1 Breves notas sobre o nome empresarial, a marca e o título do estabelecimento. 2.2. O fenômeno da globalização e a internet. 2.3. Nomes de domínio: o mais novo signo distintivo da atividade empresarial. 3. Dos nomes de domínio e das marcas. 3.1 Notas sobre a tutela dispensada as marcas no direito brasileiro. 3.2 Algumas controvérsias no mundo dos nomes de domínio. 3.3 Dos conflitos existentes entre nomes de domínio e marcas: qual deve prevalecer? 4. Conclusão. 5. Referências.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho traz à baila o relevante papel que a internet desempenha no dias atuais, pois se trata de uma ferramenta para o exercício empresarial quase que imprescindível. Os empresários utilizam a internet para divulgar a sua atividade, que pode ser de produção ou de circulação de bens e serviço, e o fazem através de um ambiente virtual próprio que é acessado através de um endereço eletrônico chamado de nome de domínio.

Há 20 anos ninguém tinha um endereço eletrônico na rede onde se viabiliza a realização de marketing e o oferecimento de produtos ou serviços, o qual possibilita abarcar um número muito grande de consumidores. Atualmente o empresário que não tem um site é considerado ultrapassado, pois muito se contrata através da internet.

Quanto ao nome de domínio, qualquer pessoa pode registrar um. Porém, no ato do registro pode ocorrer um erro, pois, algumas palavras e/ou expressões já podem estar registradas. Além disso, o nome de domínio pode colidir com marca já registrada. 

É imprescindível que os conflitos porventura ocasionados sejam resolvidos, o que se dá através das decisões dos casos concretos pelos tribunais. A proposta do presente trabalho é analisar alguns casos concretos para buscar traçar os critérios que são utilizados para a solução, a partir da identificação dos critérios para a resolução dos conflitos, já que os signos distintivos utilizados no exercício da atividade empresarial trazem em si uma extrema importância.

Contudo, a internet, ainda que funcione como um instrumento facilitador nos dias de hoje, agrava o conflito proposto apresentado neste trabalho, pois este ambiente virtual carece de regulamentação, considerando  que se trata de um fenômeno recente. Cabe ressaltar que há casos que não há qualquer previsão, muito menos legislação específica, como o contrato virtual, por exemplo, que é cada vez mais utilizado.

 A marca e o nome de domínio, ambos signos distintivos, são consagrados como direitos fundamentais, previstos no art. 5º, XXIX, da Constituição Federal Brasileira, e titularizadas pelo exercente da atividade empresária. Além disso, estão ligados diretamente ao Princípio da Função Social da Empresa, consagrado também pela Constituição Federal, no art. 170, III, como sendo a função social da propriedade dos bens de produção.

Diante do exposto acima, será analisado no presente trabalho, o sistema de nomes de domínio comparativamente ao sistema de marcas, avaliando as questões que envolvem o conflito entre ambos, para identificar qual prevalece no caso concreto a partir de definições de critérios para uma possível solução.

No primeiro capítulo, serão apresentados os principais traços dos mais importantes sinais distintivos da atividade empresarial, quais sejam: o nome empresarial, a marca e o título de estabelecimento. Serão também brevemente abordados os fenômenos da globalização e da internet, bem como os nomes de domínio, que se pode identificar como o mais novo signo distintivo da atividade empresarial.

Já no capítulo seguinte serão apresentadas algumas notas sobre a tutela dispensada as marcas e, de outro lado, a carência de legislação referente aos nomes de domínio. Finalmente, após os esclarecimentos acima, serão apontados os conflitos existentes entre as marcas e os nomes de domínio e possíveis critérios de solução dos referidos conflitos.

2. DOS SINAIS DISTINTIVOS UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

Todos os signos distintivos utilizados para o desenvolvimento da atividade empresária, como o nome empresarial, marca e título do estabelecimento, são consagrados pela Constituição Federal, no art. 5º, XXIX[2], como direitos fundamentais, haja vista sua importância para o empresário exercente da empresa.

2.1 BREVES NOTAS SOBRE O NOME EMPRESARIAL, A MARCA E O TÍTULO DO ESTABELECIMENTO

O estabelecimento empresarial é um complexo de bens organizados e necessários para o exercício da empresa, conforme o que dispõe a legislação civil brasileira[3]. Ensina Fábio Ulhoa Coelho que os elementos integrantes do estabelecimento podem ser corpóreos ou incorpóreos. Exemplos de bens corpóreos seriam as mercadorias, os equipamentos, os veículos, os imóveis, etc. Já, como bens incorpóreos, há possibilidade de titularização de nomes de domínio, título do estabelecimento ou nome fantasia, marcas, patentes, direitos sobre o ponto empresarial, etc[4].

O propósito da presente pesquisa é analisar alguns dos bens incorpóreos que compõe o estabelecimento empresarial, quais sejam: aqueles que têm alguma finalidade distintiva, como as marcas e os nomes fantasias, bem como os nomes empresariais; todos signos distintivos utilizados no exercício da atividade empresarial.

O nome empresarial é o signo distintivo que serve para a identificação do empresário, ou seja, o sujeito que exerce a empresa[5]. Diz-se que o nome empresarial possui duas funções imprescindíveis: de individualizar e identificar o sujeito de diretos exercente da atividade empresarial, esta de ordem subjetiva e de garantir fama, renome, reputação, esta de ordem objetiva[6].

Nesta seara, Ricardo Negrão afirma que além da função identificadora, o nome empresarial destina-se também ao exercício da atividade empresarial. Citado pelo autor, Dylson Doria define nome empresarial como “o adotado pela pessoa física ou jurídica para o exercício do comércio e por cujo meio se identifica”[7].

A própria jurisprudência consagra em julgados a finalidade do nome empresarial, o que serve de fundamento para solução de conflitos que se estabelecem entre o nome e os outros signos distintivos. Para melhor ilustrar, segue ementa de julgado:

“DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. CONFLITO. NOME COMERCIAL E MARCA. MATÉRIA SUSCITADA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. COLIDÊNCIA ENTRE NOMES EMPRESARIAIS. REGISTRO ANTERIOR. USO EXCLUSIVO DO NOME. ÁREAS DE ATIVIDADES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO, PREJUÍZO OU VANTAGEM INDEVIDA NO SEU EMPREGO. PROTEÇÃO RESTRITA  AO ÂMBITO DE ATIVIDADE DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conflito entre nome comercial e marca, a teor do art. 59 da Lei n. 5.772/71. Interpretação. 2. Colidência entre nomes empresariais.  Proteção ao nome comercial.  Finalidade: identificar o empresário individual ou a sociedade empresária, tutelar a clientela, o crédito empresarial e, ainda os consumidores contra indesejáveis equívocos. 3. Utilização de um vocábulo idêntico – FIORELLA – na formação dos dois nomes empresariais – FIORELLA PRODUTOS TÊXTEIS LTDA e PRODUTOS FIORELLA LTDA. Ausência de emprego indevido, tendo em vista as premissas estabelecidas pela Corte de origem ao analisar colidência: a) ausência de possibilidade de confusão entre os consumidores; b) atuação empresarial em atividades diversas e inconfundíveis. 4. Tutela do nome comercial entendida de modo relativo.  O registro mais antigo gera a proteção no ramo de atuação da empresa que o detém, mas não impede a utilização de nome em segmento diverso, sobretudo quando não se verifica qualquer confusão, prejuízo ou vantagem indevida no seu emprego. 5. Recurso a que se nega provimento. (REsp 262643 / SP. RECURSO ESPECIAL 2000/0057551-8. Relator(a): Ministro VASCO DELLA GIUSTINA” (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155). Órgão Julgador: T3 – TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 09/03/2010. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/03/2010 LEXSTJ vol. 247 p. 88).

Segundo Rubens Requião, a Lei nº 9.279/96, a qual regulamenta a Propriedade Industrial, classifica nome empresarial indicando que ora serve para designar o nome do empresário, ora para designar a atividade empresária exercida. Salienta ainda que, tanto serve para diferenciar o empresário, como a empresa por ele criada, ou seja, define o empresário mediante sua empresa[8].

André Ramos ensina que, tanto o empresário individual quanto a sociedade empresária, devem possuir nome empresarial. Já que, segundo o autor, o nome é a “expressão que os identifica nas relações jurídicas que formalizam em decorrência do exercício da atividade empresarial”[9]. 

A legislação brasileira prevê a existência de duas espécies de nome empresarial: a firma, individual e social, e a denominação[10]. 

Uma das diferenças entre as duas espécies de nome está na estrutura. A firma será necessariamente composta a partir do nome civil de pessoas físicas. A firma individual é formada pelo nome do empresário individual, por extenso ou abreviado, já a firma social deverá ser composta de uma combinação do nome civil dos sócios, acompanhada da expressão e companhia caso não conste na firma o nome de todos os sócios[11].

A atividade empresarial pode ser exercida de forma individual ou coletiva, ou seja: por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica. Estruturalmente dividida, a firma individual é o nome empresarial do empresário individual e a firma social, também chamada de razão social, é o nome da sociedade empresária, conforme consta no art. 1156[12] e 1157[13], do Código Civil Brasileiro. A firma tem duas funções: além de ser o elemento que serve para identificar o empresário no âmbito do exercício de sua atividade, é também a assinatura, pelo qual se responsabilizará[14].

Nesse sentido, Ricardo Negrão afirma que a “firma é sempre composta de nomes civis de seus sócios, diretores ou titulares, de forma completa ou abreviada”. A firma individual é o nome que o empresário adota no exercício de sua atividade, nome este que o empresário se identifica no espaço empresarial. É formado pelo nome civil em todo ou em parte, pode conter ou não a designação precisa de sua pessoa ou gênero da atividade[15].

Dessa maneira, temos que, se João Fulano, pessoa física ou natural, for exercer o comércio individualmente e de forma profissional, deverá adotar, como nome empresarial, com o qual se identificará nas obrigações comerciais, o seu nome completo, por extenso ou abreviadamente: João Fulano (nome completo por extenso) ou J. Fulano (nome abreviado). Ao nome patronímico pode ser acrescida uma palavra que melhor caracterize o empresário individual. Em assim sendo teremos: João Fulano, Livreiro ou J. Fulano, o filho ou viúvo J. Fulano.

Já a firma social, é o nome adotado pelos sócios para o exercício da empresa pela sociedade empresária. Pode ser composto por todos os nomes civis, parte deles ou de apenas um dos sócios. Também deve obrigatoriamente constar na formação expressões indicadoras da espécie societária e, se houver sócios cujo nome não constou da firma, é necessário agregar a expressão “e companhia” ou a sua abreviatura “e Cia”[16].

Por via de conseqüência, se João Fulano constituir uma sociedade com José Ciclano, e eles optarem por um tipo societário[17] que determine ou faculte a utilização de firma social poderão compor a mesma através dos nomes dos dois sócios: Fulano & Ciclano ou pelo nome de apenas um dos sócios, adicionando-se a expressão e companhia por extenso ou de forma abreviada: Fulano e companhia ou Ciclano & Cia.

Em relação à denominação, deverá ser composta por uma expressão qualquer acrescida de um termo que indique a atividade principal e outro que indique o tipo societário. “Assim, A.Silva & Pereira Cosméticos Ltda.,.é exemplo de nome empresarial baseado em nomes civis; já Alvorada Cosméticos Ltda. é nome empresarial baseado em elemento fantasia”[18]. Este último, elemento fantasia da denominação, ou seja, esta expressão qualquer utilizada em seu núcleo.

Ainda, pode-se dizer que quanto a função exercida, a firma, além de identificar o empresário, é também a assinatura como já explicitado. Já a denominação funciona exclusivamente como elemento de identificação de quem exerce a atividade empresarial[19].

Outro signo distintivo utilizado no exercício da atividade empresarial que se caracteriza também como elemento incorpóreo do estabelecimento é a marca[20]. No que tange a ela, além de ser consagrada como direito fundamental[21], como já mencionado, conta com um sistema de tutela específica: o da Propriedade industrial[22] [23].

Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos, “a marca possui a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, distinguindo-o dos demais, ela deve cumprir de forma eficiente essa função, sob pena de não ser considerada como marca” [24].

A marca é um elemento de identificação de um produto ou serviço que tem por função primordial distingui-los de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente a sua atividade, podendo ser usada a mesma marca em diferentes classes[25]. Para melhor ilustrar, seguem ementas de julgados:

“RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE MARCA DE IDIOMA ESTRANGEIRO. NOME SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.  1. A vedação legal ao registro de marca cujo nome é genérico ou comum visa a emprestar a esta singularidade suficiente para destacá-la do domínio comum, do uso corriqueiro. Isso porque a razão imediata da existência do direito sobre marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder direito de registro quando outra pessoa, natural ou jurídica, já possui sobre o nome direito de uso, ou mesmo quando a coletividade possui direito de uso sobre o mesmo objeto, o qual, por sua vulgaridade ou desvalor jurídico, já se encontra no domínio público. 2. Porém, o caráter genérico ou vulgar da marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Ou seja, deve-se analisar se, muito embora em outra língua, o nome que se pretende registro é de uso comum, tal como grafado. Assim, conquanto traduzido o nome, revele este expressão genérica (“marca inigualável”), não há óbice no registro da marca se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro. 3. Recurso especial conhecido e provido”. (Processo: REsp 605738 / RJ. RECURSO ESPECIAL 2003/0205807-9. Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Órgão Julgador: T4 – QUARTA TURMA.  Data do Julgamento: 15/10/2009. Data da Publicação/Fonte: DJe 26/10/2009, RB vol. 553 p. 30, RT vol. 892 p. 131.).

“AGRAVO REGIMENTAL. COMERCIAL. REGISTRO DE MARCA. CLASSES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. ATIVIDADES DIVERSAS.  POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo, esta exclusividade, produtos não similares enquadrados em outras classes, exceto nas hipóteses de marcas notórias. 2. As matérias acerca da comprovação do registro da marca, abrangência e possibilidade de confusão estão sujeitas ao óbice da súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto demandam reexame do conjunto probatório dos autos. 3. Agravo regimental desprovido”. (Processo: AgRg no REsp 264095 / PR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2000/0061533-1. Relator(a): Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107). Órgão Julgador: T4 – QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 13/10/2009. Data da Publicação/Fonte: DJe 09/11/2009).

Tais classes são instituídas pelo ato normativo INPI nº 0051, de 27 de janeiro de 1981, o qual serve de orientação para o requerimento adequado do pedido. Cada classe é constituída por itens que se referem a atividades similares como, por exemplo, a classe 1 refere-se aos produtos e substâncias químicas e minerais e aqueles de origem animal ou vegetal, predominantemente destinados ao uso industrial. Esta separação por classes tem por objetivo o funcionamento de guia para o pedido de registro, servindo como orientação para atividade que exerce e proteção do registro[26].

Conforme o art. 123 da LPI[27], quanto à aplicação a marca pode ser de produto ou serviço, tendo a intenção de distinguir determinados produtos ou serviços de outros idênticos. Existem também as marcas de certificação, as quais tem como função atestar se o produto ou serviço está de acordo com determinadas normas ou especificações técnicas. Ainda, as marcas coletivas, que identificam produtos advindos de uma mesma entidade[28].

Gladston Mamede aponta como exemplo de marca de produto ou serviço, o Itaú (serviços bancários) e Bodocó (cachaça mineira). Como marca de certificação: ISO 9000; já um exemplo de marca coletiva a AMPAQ – Associação Mineira dos Produtores de Aguardente de Qualidade[29].

Já, quanto à finalidade, vincula-se a marca à sua aplicação. Sendo a marca singular ou específica, aquelas destinadas a assinalar um só objeto, ou seja apenas um produto ou serviço. A marca genérica ou geral, usada para identificar a origem de vários produtos que especificamente têm sua marca. Esta porém somente sera usada se vinculada a uma marca específica[30].  Por exemplo: A sony (marca genérica) com a vaio (marca especifica); A Ford (marca genérica) com o focus ( marca especifica); Sadia (marca generica) com todas de frios e laticinios.

No tocante à forma, esta pode ser verbal ou nominativa: formada por nomes, palavras, denominações ou expressões; emblemática ou figurativa: composta por monogramas, emblemas, símbolos, figuras ou outros quaisquer sinais distintivos; ou ainda ter forma mista, ou seja, será formada por ambos elementos anteriores, verbal e figurativo. Por fim, a marca pode ser também tridimensional, formada com desenhos em várias dimensões visuais[31]. Veja-se todos as possibilidades através da marca da Coca cola, uma das marcas mais famosas do mundo:

Por derradeiro, a classificação quanto ao conhecimento comum, que trata das marcas que gozam de popularidade entre os consumidores. Neste caso, as marcas de produtos ou serviços podem ser marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome. 

As marcas de alto renome, consagradas pelo art. 125, da LPI[32], são aquelas registradas no Brasil e que o INPI declara seu alto renome em todo o território nacional e assim dispensa uma proteção especial, conferindo exclusividade de utilização do signo independentemente do ramo de atuação. Trata-se de uma exceção ao princípio da especificidade. Para Fábio Ulhoa Coelho:

“pelo princípio da especificidade, a proteção da marca registrada é limitada aos produtos e serviços a respeito dos quais podem os consumidores se confundir, salvo quando o INPI reconhece sua natureza de marca de alto renome. Nesta hipótese a proteção é ampliada para todos os ramos da atividade econômica”[33].

Para melhor ilustrar, segue ementa de julgado:

“CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, conseqüentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos. 2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória. 3. O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis. 4. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries (de mercadorias) – e não objetos singulares. 5. O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de marca registrada no ramo de serviços, pois o signo protegido é restrito à atividade, não repercutindo na nomeação de coisas. Incidência do princípio da especialidade. 6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo – ainda mais quando essencialmente nominativo – podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola). 7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ. 8. Recurso especial a que se nega provimento”. (Processo: REsp 862067 / RJ. RECURSO ESPECIAL 2006/0098983-6. Relator(a): Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155). Órgão Julgador: T3 – TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 26/04/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2011).

Já as marcas notoriamente conhecidas, em seu ramo de atividade, gozam de proteção especial, independentemente de estarem previamente depositas ou registradas no Brasil, conforme dispõe o art. 126, da LPI[34]. Recebem proteção no Brasil, independentemente de registro, mas exclusivamente em relação à classe alegada, ou seja, em um determinado ramo de atuação. Excepcionando assim o princípio da territorialidade, que assegura o direito de exploração exclusiva apenas às marcas aqui registradas[35].

“RECURSO ESPECIAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – DIREITO MARCÁRIO – ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – ART. 460, DO CPC – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE – MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA – EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE – PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE – MARCA DE ALTO RENOME – EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE – PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI – NOTORIEDADE DA MARCA “SKECHERS” – ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ – MARCAS “SKETCH” E “SKECHERS” – POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA – ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I – O v. acórdão regional explicitou de forma clara e fundamentada suas razões de decidir. Assim, a prestação jurisdicional, ainda que contrária à expectativa da parte, foi completa, restando inatacada, portanto, a liberalidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do art. 131 do Código de Processo Civil. II – Na hipótese, a decisão do Tribunal Regional observa estritamente os limites do pedido, ou seja, a legalidade da concessão do registro da marca “SKECHERS” em favor da ora recorrida, afastando-se, por conseguinte, eventual alegação de violação ao art. 460 do Código de Processo Civil. III – O conceito de marca notoriamente conhecida não se confunde com marca de alto renome. A primeira – notoriamente conhecida – é exceção ao princípio da territorialidade e goza de proteção especial independente de registro no Brasil em seu respectivo ramo de atividade. A segunda – marca de alto renome – cuida de exceção ao princípio da especificidade e tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que previamente registrada no Brasil e declarada pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. IV – A discussão acerca da notoriedade ou não da marca “SKECHERS” deve ser observada tendo em conta a fixação dada pelo Tribunal de origem, com base no exame acurado dos elementos fáticos probatórios. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento, posta como está a questão, demandaria o reexame de provas, atraindo, por consequência, a incidência do enunciado n. 7/STJ. V – Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. VI – No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas “SKETCH”, de propriedade da ora recorrente e, “SKECHERS”, da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana. VII – Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca “SKETCH”, comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INCII”, atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional.  De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos. VIII – Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido”. (Processo: REsp 1114745 / RJ. RECURSO ESPECIAL 2009/0074190-5. Relator(a): Ministro MASSAMI UYEDA (1129).  Órgão Julgador: T3 – TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 02/09/2010. Data da Publicação/Fonte: DJe 21/09/2010, RSTJ vol. 220 p. 437).

A LPI[36] determina que as marcas de produto e de serviço não podem colidir com marca notoriamente conhecida[37], mesmo que não registradas no INPI, até porque são tuteladas pelo direito industrial, em razão da Convenção de Paris[38], da qual o Brasil é signatário.

Importante salientar que alguns sinais não são registráveis como marca, diferentemente dos nomes empresariais. Sendo eles o nome civil ou a sua assinatura, o nome de família ou patronímico e imagens de terceiros, salvo quando autorizado pelo titular, herdeiros ou sucessores. O mesmo serve para nome artístico, singular ou coletivo, e pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido. Não sendo permitido o seu uso como marca, por usurparem direitos de terceiro[39].

Nesse sentido, para seu registro as marcas serão registradas como tal, desde que não compreendidas nas proibições legais, conforme art. 122, da LPI[40], os sinais distintivos visualmente perceptíveis[41].

Do mesmo modo, Rubens Requião coloca que tais sinais seriam palavras, monogramas, denominações, símbolos, emblemas, figuras e todos aqueles que de algum modo não estejam proibidos de serem usados como marca, como dispõe o art. 124, da LPI[42]. 

Segundo Fábio Ulhoa Coelho, para o registro da marca são indispensáveis os seguintes requisitos: a novidade relativa, a originalidade ou não colidência com marca notória e o não impedimento ou licitude[43].

Como depreendem-se a partir da leitura dos artigos 122 e 124, da LPI, estes requisitos essências para o registro de marca, quais sejam: a novidade relativa, a marca não pode colidir com outras marcas já existentes[44]; a originalidade, não existir marca anterior[45]; a licitude, como visto anteriormente, não podem ser registradas aquelas previstas nas proibições legais[46]; e por fim a veracidade, requisito peculiar exigido somente em determinadas marcas e casos específicos[47] [48].

Em relação à novidade relativa, tem-se que a marca deve conter uma expressão lingüística ou signo utilizado que permita a identificação, mas não precisam ser, necessariamente novos, de criação do empresário. A novidade é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados[49].

Para ilustrar, veja-se que os requisitos para o registro da marca são também claramente identificados na jurisprudência:

“CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. NOME DE CONDOMÍNIO FECHADO (ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E AUXILIARES AO COMÉRCIO DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO COMERCIAL. COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS. MERCADO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, conseqüentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos. 2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória. 3. O nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis. 4. Os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries (de mercadorias) – e não objetos singulares. 5. O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de marca registrada no ramo de serviços, pois o signo protegido é restrito à atividade, não repercutindo na nomeação de coisas. Incidência do princípio da especialidade. 6. Faz-se necessário, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, não somente a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo. É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo – ainda mais quando essencialmente nominativo – podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola). 7. Se o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas pelo consumidor, não havendo também qualquer ato de concorrência desleal praticado pela demandada, sendo inexistente a má-fé, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula 07 do STJ. 8. Recurso especial a que se nega provimento”. (Processo: REsp 862067 / RJ. RECURSO ESPECIAL 2006/0098983-6. Relator(a): Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155). Órgão Julgador: T3 – TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 26/04/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 10/05/2011.)

O registro marcário conta com prazo de duração de 10 anos, conforme previsão do art. 133, da LPI[50], sendo prorrogável por iguais e sucessivos períodos, mediante pagamento de taxa específica para a concessão e prorrogação[51].

Por fim, o terceiro signo distintivo utilizado no exercício da atividade empresarial que também possui relevância é o título do estabelecimento. Também chamado de nome fantasia, Sebastião José Roque define como sendo a

“a designação com que o estabelecimento se torna conhecido perante a coletividade. É o estabelecimento que se apresenta, não a empresa. […] dois exemplos que se tornaram bem conhecidos: Mappin – Casa Anglo Brasileira S/A e Casas pernambucanas – Estabelecimentos Arthur Lundgren de Tecidos S/A”[52].

Ressalta ainda que, o título do estabelecimento seria como um ‘apelido’ ao nome empresarial, pois é pelo referido título que o estabelecimento é comumente conhecido. Logo, o título de estabelecimento tem um grande valor mercadológico, é ele que atrai a clientela e se torna conhecido[53].

Tal título não precisa apenas ser representado por expressão lingüística, mas sim uma representação gráfica, tanto de palavras, quanto de sinais, nominativa ou emblemática, de forma que gere uma atração à clientela, chame o público, cause simpatia[54].

A expressão lingüística usada na formação do título do estabelecimento não precisa necessariamente coincidir com o nome empresarial ou tampouco com a marca, mas por questões de mercado muitas vezes coincidem com a marca registrada, tanto para proteger o sinal que identifica o local do exercício da empresa, como para fixação e associação à marca. Faz-se essa ‘imitação’ do título do estabelecimento com a marca, pois o primeiro não possui registro, é tipificado como crime o seu uso indevido, conforme art. 195, V, da LPI[55] [56].

Assim, foram traçadas breves observações sobre os tradicionais signos distintivos da atividade empresarial: o nome empresarial, a marca e o título do estabelecimento.

2.2 O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO E A INTERNET

Com o surgimento do mundo global, neste novo contexto chamado globalização, cria-se a existência de inúmeras novas relações complexas entre o capital e o trabalho. Fatores como o incremento nos meios de produção e transporte, o crescimento do mercado financeiro, os ajustes do mercado econômico com o trabalho, preços, salários e rendas. Esse novo contexto exige nova regulamentação, normas jurídicas diferentes daquelas já produzidas, cumprindo-se também com o papel de proteção da economia como um todo[57].

Nesse sentido, segue as palavras de Campilongo:

“se o sistema jurídico estivesse por conta da globalização, se confundindo com a imposição da lei do mais forte, com os procedimentos financeiros ou com as práticas comerciais internacionais, ou seja, com o sistema econômico, não haveria razão para que continuasse sendo chamado de direito ou para que se distinguisse da economia. […] reduzir o direito à economia ou à política é sucumbir a formas difusas de autoritarismo”[58].

A globalização trouxe um acelerado desenvolvimento tecnológico, tornando o mundo cada vez mais virtualizado. O resultado é a diminuição do convívio no meio natural para o crescimento da relação no meio virtual, na medida em que foi se tornando um modelo de desenvolvimento mundial[59].

Na década de 70 surge a internet, em sua essência uma ferramenta para pesquisas militares e estudantis. Com o passar dos anos, em 1990, a internet passou a ser de uso geral, tornando-se aos poucos uma ferramenta de relações contratuais, em especial de consumo[60].

Com a criação da internet, a rede internacional de comunicações em 1993, desencadeou um enorme avanço mundial.  A partir de uma linha de telefone comum, possibilitou a um baixo custo à comunicação entre diferentes computadores em diferentes locais[61].

A evolução do computador e da informática atingiu velozmente a sociedade e o direito por resultado também. O ciberespaço[62] passou a fazer parte da vida cotidiana, onde se encontram pessoas que realizam o mais variado tipo de atividades[63].

Atualmente, a principal atividade exercida através da internet é o comércio propriamente dito, que se deu graças ao surgimento de sites, correios eletrônicos e estabelecimentos virtuais. Trata-se do comercio eletrônico  criado e organizado pelo fornecedor e que oportuniza informações e negociações de produtos e serviços, tudo isso através de um meio virtual, proporcionando essa facilidade[64].

O contrato eletrônico é conceituado como uma relação em que a oferta e a aceitação ocorrem dentro de um meio eletrônico, na rede mundial de computadores. Tem como características principais a interatividade e a transnacionalidade. Sendo a questão da interatividade seu principal problema, devido a rapidez que se formam estes contratos, pode-se facilmente burlar os princípios consumeiristas, quais sejam: a diminuição das informações prestadas ao consumidor e ao pleno acesso por parte deste, ao contrato aderido[65].

No tocante ao comércio eletrônico, seguem alguns entendimentos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“apelação cível. responsabilidade civil. INDENIZATÓRIA POR danos morais. COMÉRCIO ELETRÔNICO. “SITE PONTO FRIO”. COMPRA DE NOTEBOOK VIA INTERNET. NÃO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. NÃO REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.  CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. Hipótese em que, caracterizada a responsabilidade civil da demandada, tendo em vista o preenchimento dos seus pressupostos, inconteste o dever de indenizar. Caso em que preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, em virtude da não restituição do valor pago pelo produto que não foi entregue, e o nexo causal que se mostra presente, porquanto os danos experimentados pela autora foram em decorrência da conduta culposa da demandada, representada tanto pela má prestação dos serviços quanto pelo prejuízo financeiro, haja vista que pagou por um produto que nem recebeu e nem foi reembolsada. Em contrapartida, a empresa não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, portanto, inconteste o dever de indenizar diante da inafastável negligência da demandada. No caso em apreço, trata-se de danos morais puros, em que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que dispensam comprovação, porquanto decorrentes do próprio ato ilícito. No que tange ao quantum indenizatório, entendo que deve ser majorado, considerando-se a reprovabilidade da conduta, a gravidade do dano, bem como as condições das partes. APELAÇÃO PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70036500627. NONA CÂMARA CÍVEL. REGIME DE EXCEÇÃO – COMARCA DE PORTO ALEGRE).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMéRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCASO COM O CONSUMIDOR. As transações comerciais realizadas via internet vinculam as propostas de modo que o produto entregue não conformando com as características da divulgação implica em responsabilidade da vendedora, ainda mais quando recebido com defeito. Supera o mero dissabor a situação dos autos, na medida em que, mesmo depois de diversas reclamações a fornecedora não deu uma solução adequada ao consumidor a efeito de substituir o produto ou rescindir a transação, evidenciando o total descaso com o consumidor. Valor da condenação fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. HONORÁRIOS. No que tange a forma de fixação da verba honorária, não obstante a irresignação da parte autora, a disposição sentencial é convergente com a pretensão do recorrente, razão pela qual não conheço do recurso no particular. COMPENSAÇÃO. Havendo sucumbência recíproca das partes cabível a compensação dos honorários advocatícios, a teor do disposto na Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça DERAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70038009361. NONA CÂMARA CÍVEL. COMARCA DE PORTO ALEGRE).

A internet cada vez mais vem integrando as relações empresariais. Em diversas situações é o veículo principal para a comercialização de produtos e serviços, quando não é o único. Milhares são os consumidores virtuais que utilizam esta modalidade de comércio[66]. Nesse sentido, afirma Maria Celina Bodin de Moraes que

“Diariamente, um número monumental de transações comerciais é concluído através de computadores conectados a internet. Chama-se isto de comércio eletrônico, que envolve o uso de alternativas ao sistema de contratação tradicionalmente baseado no papel. O número massivo de consumidores potenciais e o campo internacional de atuação da “rede” incrementam a propaganda dos produtos e dos serviços oferecidos, possibilitando o alcance do consumidor onde quer que ele esteja. Todavia, é inegável a intensificação da vulnerabilidade do consumidor e da falta de qualidade da informação prestada, que se acentuam significativamente nas relações realizadas por meio de internet”[67].

Atualmente não existe mais diferença entre o fato e o conhecimento dele. A velocidade com que os dados são inseridos na rede, indica uma fração de segundos para que o mundo tenha notícia. Esta velocidade das notícias é proporcionalmente igual ao crescimento da rede mundial de computadores ou ciberespaço[68].

A globalização e o surgimento da internet propiciaram um grande avanço principalmente na velocidade das relações de consumo. A internet se revelou um novo elemento para as relações empresariais, ambiente no qual os nomes de domínio são indispensáveis.

2.3 NOMES DE DOMÍNIO: O MAIS NOVO SIGNO DISTINTIVO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL

No tocante ao implemento da atividade empresarial através da internet,  considerado como fonte de fornecedores de bens e serviços, aparecem como peças fundamentais os nomes de domínio, os quais, por serem recentes, ainda carecem de regulamentação o que implica em muita dificuldade na operacionalização da tutela que deve ser dispensada.

Com esse grande avanço tecnológico e o surgimento da internet, os ministros das comunicações e da ciência e tecnologia, em maio de 1995, divulgaram uma nota conjunta[69], na qual informaram a implantação, administração e o uso da internet para que houvesse a participação da sociedade nas decisões tomadas. Surge então o Comitê Gestor Internet – CGI.br[70].

No ambiente da internet, as pessoas se identificam utilizando sites, os quais são encontrados com a utilização de domínios. São os nomes de domínios que devidamente lançados na internet permitem a identificação de alguém naquele ambiente. Tais signos distintivos, chamados de nome de domínio, nada mais são do que endereços virtuais que servem para localizar o internauta dentro da rede virtual, tornando possível a identificação do usuário dentro da internet, sendo essa sua função[71].

Os nomes de domínio, em âmbito mundial, são registrados e regulamentados pela Internet Corporation for Assigned Names and Number – ICANN[72]. Já no Brasil, tal gerenciamento ocorre por conta do Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br[73]. Importante salientar que antes da criação do CGI.br, tal controle era desempenhado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo – FAPESP[74], e mesmo após a criação do atual órgão competente, CGI.br, delegava tal controle à FAPESP, conforme as Resoluções nº 001/1998[75] e 002/1998[76] [77].

Já a partir da Resolução nº 001/2005, pelo CGI.br, atribuiu a execução do registro e administração dos nomes de domínio ao Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR – NIC.br[78]. Dentre os órgãos do NIC.br se faz importante destacar o Registro.br, órgão este que tem função direta de registro e manutenção dos nomes de domínio no Brasil. O Registro.br utiliza-se de normas para tal função, estabelecidas em 2008 através da Resolução CGI.br/RES/2008/008/P[79] do CGI.br[80].

Para a composição de um nome de domínio, o requerente deve observar os requisitos contidos na resolução do CGI.br, referida acima, deve-se então o nome de domínio ter no mínimo 2 (dois) caracteres no máximo 26 (vinte e seis). Ilustrado assim: www.xxxx.com.br, onde “x” seriam os número de caracteres. Ser formado por uma combinação de letras e números (a-z; 0-9), pode conter hífen (-) e os seguintes caracteres acentuados: á, à, â, ã, é, ê, í, ó, ô, õ, ú, ü, ç. Todavia não poderá ser formado apenas por números e nem começar ou terminar por hífen[81].

Posteriormente ao cumprimento destes requisitos, não poderá usar os nomes entendidos como não registráveis, sendo estes os descritos no art. 1º, parágrafo único, da resolução[82].

O registro de nome de domínio somente será disponível para entidades que funcionem legalmente no país, profissionais liberais e pessoas físicas[83]. Para empresas estrangeiras, o registro será provisório, se cumprido o rol do art. 6º, da resolução[84]. Só assim dar-se-á seu deferimento.

Cabe ao CGI.br: o fomento do desenvolvimento da internet no Brasil; recomendar padrões e procedimentos técnico e operacionais;  a coleta, organização e disseminação de informações sobre o serviço internet, e por fim coordenar atribuição de endereços internet, o registro de nomes de domínio[85].

Relativamente aos nomes de domínio, é importante ressaltar que o processo de globalização, por suas características essenciais de ampliação comercial e de consolidação do mercado global, trouxe a formação de um mercado global e a difusão de empresas e marcas multinacionais[86].

Os nomes de domínio, segundo Jacques Labrunie, caracterizam o meio utilizado para que os computadores possam conectar-se entre si, para isso é necessário a identificação de cada computador, tal identificação é feita através de uma seqüência numérica. Como facilitador tais seqüência são decodificadas para o endereço alfabético, como ilustra a codificação numérica “201.47.188.30” referente ao site www.stj.gov.br [87].

Segue exemplo de controvérsia envolvendo nomes de domínio:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DOMÍNIO ELETRÔNICO. INTERNET. REGISTRO. NOME. ONTOPSICOLOGIA. LIMITES DE DISCUSSÃO: No caso dos autos, não se está discutindo se as técnicas propagadas pela ontopsicologia funcionam ou não, se trata de uma ciência propriamente dita ou se está inserida do contexto de “charlatanismo”. Então, todo o debate que as partes trouxeram acerca da sua credibilidade e de seus resultados em nada interfere na solução da lide. Isso porque, diante dos pedidos formulados pela autora, a controvérsia ora posta está limitada a determinar a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas serem detentoras de um registro de domínio na internet para fins de divulgação de críticas a respeito da ontopsicologia, ou estabelecer que apenas a entidade autora, que alega ser detentora da marca “ontopsicologia” teria direito a registrar domínios na internet com a utilização do termo em questão. REGRAMENTO LEGAL. É sabido que, no Brasil, vige a regra da anterioridade quanto ao registro de nome de domínio, a teor do art. 1º da Resolução nº. 002/2005, já substituída pela CGI.br/RES/2008/008/P. Porém, além da anterioridade, outros requisitos são exigidos para a regularidade do registro e, nesse ponto, considera-se a finalidade deste, sua congruência com a atividade desenvolvida, o que afastaria o uso de má-fé, e o não ferimento a interesses de terceiros precedentemente criados por registros anteriores. Na linha dos regulamentos citados, de fato os réus não se enquadram nos requisitos para o uso do domínio disputado, pois a utilização do nome – ontopsicologia.com – que pressupõe tratar-se de pessoa jurídica, com CGC, operando no comércio, não guarda qualquer relação com o objetivo social explorado e declinado nos seus atos constitutivos, tipificando a utilização abusiva do registro obtido, identificado, aliás, com registro precedente obtido pela autora, no mesmo DNP, em ferimento à regulamentação ora vigente, mais específica que a precedente, que autorizara o registro. Aliás, os próprios réus implicitamente admitem o ferimento ao regramento vigente, já que, no corpo da resposta e ao final da contestação, assim se manifestam: “… se comprometendo os réus a alterar o domínio do site”. Assim, conquanto não se possa vedar manifestações contrárias à pretensa ciência ou técnica, como declinado na sentença, não podendo, modo igual, deferir-se indenização pois não atacada a entidade personificada pela autora, é o caso de acolher-se em parte a postulação da inicial, vedando-se a utilização do domínio ontopsicologia.com.br por parte dos réus, autorizando-se a transferência à autora, se implementados os requisitos administrativos necessários a tanto. No caso, em termos de provimento judicial, o que se autoriza é o cancelamento do domínio questionado, facultando-se à autora, se assim aprouver, buscar administrativamente o registro do citado domínio junto ao órgão gestor. Apelação parcialmente provida”. (Apelação Cível Nº 70041166547. Nona Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS. Relator: Marilene Bonzanini Bernardi. Julgado em 29/06/2011)

Os nomes de domínio trouxeram um grande avanço, tanto em cunho de conhecimento, como também em relação ao fomento mercantil. O acesso ao conhecimento que ele propiciou é ágil e prático, e o fomento mercantil muitas vezes é incomparável com qualquer outro endereço que uma empresa possa ter. Logo, tais signos distintivos desenvolveram espantosamente todos estes setores, mas ainda figuram em inúmeros conflitos até por carência de regulamentação.

3. DOS NOMES DE DOMÍNIO E DAS MARCAS

3.1 NOTAS SOBRE A TUTELA DISPENSADA AS MARCAS NO DIREITO BRASILEIRO

A marca possui uma premissa básica que trata da identificação facilitada dos produtos e serviços, direta ou indiretamente, e como citado anteriormente, tais sinais servem para destingi-las das demais, não podem causar confusão, tendo em vista que são considerados institutos distintos. As marcas não podem ser confundidas com outros elementos, como nomes de domínio. Logo, a marca é um elemento que identifica um produto ou serviço, um nome ou elemento que o defina e cause distinção de outros produtos ou serviços[88].

Quanto ao registro da marca, este é concedido pelo Estado através de uma autarquia federal chamada INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial[89]. Somente a partir do registro é que nasce a exclusividade de exploração econômica da marca[90]. Em um segundo plano, ao adquirir o registro de marca, o empresário titular da mesma, poderá impedir que a concorrência utilize-se de marca idêntica ou semelhante[91].

Cabe lembrar que as marcas devem apenas distinguir produtos, mercadorias e serviços da mesma classe de atividade, mas poderá ser usada a mesma marca em produtos, mercadorias e serviços de classes diferentes[92]. Tal como define o princípio da especialidade, onde uma marca registrada para determinado ramo de atividade, não impede que a mesma marca seja registrada para outro ramo de atividade, ou seja, é restrita apenas ao ramo em que seu titular atua, adstrita à classe em que foi registrada[93].

O princípio da especialidade, no que tange à marca, é adequado, já que a identificação recai sobre o produto ou serviço[94]. Tal princípio parte da premissa que o interessado só poderá requerer o registro da marca vinculando a mesma a atividade específica por ele exercida[95].

O princípio da especialidade é recepcionado pela jurisprudência, a exemplo de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DOS ELEMENTOS NOMINATIVOS. CONVIVÊNCIA DE MARCAS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA. 07/STJ. 1 – O registro concedido, pelo INPI, à marca “DECOLAR VIAGENS E TURISMO”, sem uso exclusivo dos elementos nominativos, não proíbe, portanto, a utilização da expressão “decolar” na composição da marca “DECOLAR.COM”. 2 – Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local assevera que “o público alvo de ambas não é o mesmo, o que afasta a possibilidade de confusão entre os serviços oferecidos pelas duas empresas, a induzir em erro o consumidor, com prejuízos para a autora”. A revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3 – “Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros” (REsp 333.105/RJ. Rel. Ministro  BARROS MONTEIRO). Assim afastada a possibilidade de confusão, sobeja a possibilidade de convivência das marcas. 4 – Recurso especial não conhecido.).” (Processo: REsp 773126/SP. RECURSO ESPECIAL 2005/0128801-4. Relator(a): Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107). Órgão Julgador: T4 – QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 21/05/2009. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/06/2009).

“DIREITO MARCÁRIO. PROTEÇÃO DA MARCA. EXCLUSIVIDADE. ATIVIDADES DIVERSAS. 1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido (princípio da especialidade), não abrangendo esta exclusividade, como anota a melhor doutrina, produtos outros não similares, enquadrados em outras classes, “excetuadas as hipóteses de marcas notórias”. 2. No caso, a marca “olímpica”, que se pretende violada, está registrada na classe 25, relativa a roupas e acessórios de vestuário e na classe 28 pertinente a jogos, brinquedos, passatempos e artigos para ginástica, esporte, caça e pesca. As mini-bolas  foram lançadas durante as olimpíadas de Atlanta – USA – em 1996 – em campanha publicitária, onde o participante, mediante a troca de tampas de refrigerantes mais determinada soma em dinheiro, era contemplado com uma pequena bola de espuma, em cuja superfície havia as expressões “coca-cola” e “mini-bola olímpica”, juntamente com a tocha representativa da logomarca das olimpíadas. 3. Neste contexto, desenvolvendo as empresas envolvidas atividades distintas (uma comercializa artigos desportivos e a outra refrigerantes), pertencendo seus produtos a classes diversas e dirigidos a públicos distintos, não há possibilidade de confusão do consumidor e nem é negada a proteção aos direitos relativos à Propriedade industrial, decorrente do registro de marca. 4. Recurso especial não conhecido.” (Processo: REsp 550092 / SP. RECURSO ESPECIAL 2003/0060774-2. Relator(a): Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107). Órgão Julgador: T4 – QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 22/03/2005. Data da Publicação/Fonte: DJ 11/04/2005 p. 307. RNDJ vol. 67 p. 111).

Sabe-se que o Brasil é um País signatário da Convenção de Paris, comumente conhecida como União de Paris. Trata-se de um tratado internacional sobre a tutela dispensada aos bens da Propriedade Industrial, e sendo o Brasil signatário está sujeito ao que é consagrado por tal Convenção[96] [97].

Vigora assim uma extensão das fronteiras nacionais, pois, qualquer país signatário da Convenção de Paris poderá se resguardar de seus direitos da Propriedade Industrial em relação ao Brasil, assim como ao Brasil em relação aos demais signatários[98].

Deferido o pedido do registro da marca, adquire-se o direito sobre ela. Assegurado no art. 129, da LPI[99], a propriedade da marca com registro expedido, o seu uso em todo território nacional[100].

Ao titular de tal registro é garantido constitucionalmente[101] o uso de todos os recursos legais previstos, administrativos, judiciais e extrajudiciais, para impedir que outro se utilize de sua marca registrada. Somente dois serão os beneficiados pelo uso da marca, o titular do registro e também os consumidores, pois a marca  garante a procedência do produto ou serviço e em caso de qualquer lesão produzida pelo objeto, permite responsabilizar o ofensor. A Lei da Propriedade Industrial em seu art. 225[102], previu o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição de reparação de dano causado ao titular da marca[103].

Qualquer registro concedido para uma marca pode ser objeto de pedido administrativo de nulidade ou de ação judicial de nulidade. O processo administrativo de nulidade pode ser requerido por qualquer pessoa com legítimo interesse à administração competente, esta por sua vez irá rever suas decisões e atos contrários a Lei da Propriedade Industrial e aos princípios e requisitos administrativos. Já a ação judicial de nulidade só poderá ser proposta por pessoa física ou jurídica, com legítimo interesse, perante a Justiça Federal, no prazo de 5 (cinco) anos, conforme art. 174, da LPI[104] [105].

É também garantido ao titular da marca ou do pedido de registro, o direito de ceder (art. 137, da LPI[106]), licenciar (art. 139, da LPI[107]), além de zelar pela integridade material e reputação da marca, conforme dispõe o art. 130, da LPI[108] [109].

O art. 142, da LPI[110], expõe os motivos que levam o titular do registro a perder seus direitos sobre a marca. Dentre os motivos, é mais comum a extinção do registro pelo decurso do prazo de 10 (dez) anos de vigência do registro. Fato este acontece pelo titular não requerer ou não conseguir sua renovação[111].

A Lei da Propriedade Industrial estabelece em seus artigos 189 a 195[112] os crimes contra a marca. Já o art. 207, da LPI[113], dispõe que independente de ação criminal, o prejudicado poderá intentar uma ação cível que achar mais cabível aos moldes do Código Civil Brasileiro. Na ação cível, é cabível antecipação de tutela, conforme art. 209, § 1º, da LPI[114], para que cesse o quanto antes o dano causado ao detentor do registro e aos consumidores.

O direito marcário conta com um regramento legal denso, bem como com o posicionamento jurisprudencial farto, o que demonstra uma ampla tutela dispensada ao signo distintivo em questão. Além de tudo, a Lei nº 9279/96 é severa contra terceiro, que de alguma forma tenta usurpar direito do detentor do registro de uma marca.

3.2 ALGUMAS CONTROVÉRSIAS NO MUNDO DOS NOMES DE DOMÍNIO

O fenômeno da rede global de comunicações provocou inúmeras alterações no comportamento social, desta forma criou centenas de contradições complexas no ramo do direito[115].

As atividades econômicas virtuais constituem fatos carentes de legislação, por serem questões novas e problemáticas na esfera do direito. Tais atos necessitam um enquadramento para solução de conflito e amparo de direitos[116].

Com o desenvolvimento da rede de computadores, houve um aumento significativo de nomes de domínio, devido sua grande importância empresarial. Sendo os nomes de domínio, além de um signo distintivo, um endereço virtual, seu valor foi crescendo comercialmente, gerando diversos conflitos[117].

Por ter um caráter dinâmico e pela ausência de regulamentação, os nomes de domínio, desde sua criação, adotaram para registro o princípio do first come, first served, ou seja, o nome de domínio é designado ao primeiro requerente que satisfaça as condições do registro sem qualquer prova de merecimento[118] [119].

Diante de inúmeros conflitos envolvendo os nomes de domínio, o Registro.br – órgão responsável pelo registro de nomes de domínio “.br”, deu início a um sistema de resolução de conflitos envolvendo tal signo. O chamado Saci-Adm – Sistema Administrativo de Conflitos de Internet[120] [121].

Até a criação do Saci-Adm em 30 de setembro de 2010, não existia nenhum método legislativo no Brasil que previsse a regulamentação e a resolução de conflitos envolvendo os nomes de domínio. A partir de então, com a Resolução CGI.br/RES/2010/003/P[122], o CGI.br aprovou o regulamento de criação do Saci-Adm[123] [124].

Consta no regulamento, em seu art. 1º[125], que o Saci-Adm destina-se à solução de litígios entre o titular do nome de domínio e qualquer terceiro que conteste sua titularidade. Tais litígios serão decididos por especialistas pertencentes às instituições credenciadas[126] ao Nic.br[127] [128].

Para o deferimento do pedido de cancelamento ou transferência do nome de domínio em questão, o reclamante deverá cumprir dois requisitos: 1) que o nome de domínio disputado seja idêntico ou similar a um sinal distintivo sobre o qual o reclamante tem direitos; 2) que o nome de domínio foi registrado e está sendo utilizado por outrem de má-fé[129].

De outro lado, o titular do nome de domínio deverá, para sua defesa, conforme o art. 11, alínea “c”[130], do regulamento do Saci-Adm, demonstrar todos os motivos possíveis para garantir que tenha direitos e legítimos interesses sobre o nome de domínio em questão, para isso deverá anexar todos os documentos que achar pertinente à sua defesa[131].

Com o implemento do Saci-Adm, os conflitos serão solucionados de forma ágil, de 90 dias a, no máximo, 12 meses[132], mas importante salientar que apenas os conflitos registrados e renovados a partir do mês de outubro de 2010 poderão ser alvo do Saci-Adm, como disposto na cláusula de aplicação[133]:

“toda e qualquer controvérsia resultante do registro do nome de domínio sob o “.br” poderá ser resolvida por meio do sistema administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob o “.br” – Saci-Adm, de acordo com o regulamento do referido sistema”[134].

Sobre o processo administrativo do Saci-Adm, importante seria se o mesmo utiliza-se o princípio da anterioridade, como ocorre com as marcas.

Por derradeiro, as palavras das autoras, Fernanda Varella Beser e Marianna Furtado de Mendonça, para as quais

“O Saci-Adm é a respostas há muito esperada pelos especialistas na área, que defendiam um método alternativo célere, especializado e menos oneroso para solução de conflitos envolvendo nomes de domínio “.br”, compatível com o dinamismo da internet e do próprio procedimento para o registro dos nomes de domínio. É incompatível e injusto que terceiros possam, de forma barata, célere e desburocratizada, registrar nomes de domínio que reproduzam sinais distintivos e, por outro lado, os titulares desses sinais distintivos tenham como única saída percorrer o caminho das ações judiciais (cuja velocidade, em regra, não corresponde ao dinamismo da internet)”[135].

Entende-se que há muito, diversos autores discutiram as prováveis soluções para a gama de conflitos envolvendo tal signo. Demasiadamente tardio, mas o órgão responsável pelo registro dos nomes de domínio criou esse sistema, o Saci-Adm, sendo mais um apoio junto ao judiciário para sanar casos conflitantes.

3.3 DOS CONFLITOS EXISTENTES ENTRE NOMES DE DOMÍNIO E MARCAS: QUAL DEVE PREVALECER?

A Resolução sobre os procedimentos para registro dos nomes de domínio, CGI.br/RES/2008/008/P do CGI.br, em seu art. 1º [136], já trazia um grande problema: o princípio adotado para o registro seria o First Come, First Served[137], ou seja, se dará ao primeiro que recorrer e satisfazer os requisitos para o registro. Essa facilidade para obtenção de registro ocasionou o surgimento de conflitos, como registro de nomes de domínio idênticos ou semelhantes ao de marcas famosas, nomes empresariais, nomes civis e outros sinais distintivos. Atentando-se mais ainda ao conflito com marcas famosas[138].

Entende-se que nome de domínio e marca se discrepam, sobre a óptica do mercado consumidor, a marca na maioria das vezes deve se sobrepor ao nome de domínio, uma vez que é considerado um desdobramento da marca. Fato este se dá porque muitas empresas de produtos ou serviços divulgam seus trabalhos através da internet[139].

Este critério de obtenção de nome de domínio, em verdade, permitiu a pirataria no mundo das marcas. O titular de um registro de marca poderia dirigir-se para registrá-la como nome de domínio e descobre que um terceiro já se apoderou da expressão. Dessa forma, o titular da marca fica impedido de criar um site utilizando a sua marca nominativa, restando prejudicado, sem a importante publicidade e comercialização de produtos e serviços através da rede[140], como é comum nos dias de hoje.

Há também a questão da reprodução parcial ou com acréscimo da existência de determinada marca registrada e usada como nome de domínio por seu titular, um terceiro se utiliza da marca com acréscimo de algumas letras ou reproduz parte da marca já registrada como nome de domínio[141].

Certo é que para as marcas de alto renome e as notórias, protegidas pela Lei nº 9279/96, existe um respeito por parte de registro dessas em nomes de domínio.  Mesma lista do INPI que consta estas marcas, é usada pelo CGI.br para que não possam registrar como nome de domínio. Embora tal lista não seja atualizada por não constar todas as marcas classificadas como alto renome e notórias[142]. Conforme ilustra ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. marca notoriamente conhecida. art. 126 da lei n.º 9.279/96. DOMÍNIO DE ENDEREÇO DE INTERNET. comitê gestor de internet no brasil. resolução n.º 08/2008. possibilidade de cancelamento por ordem judicial. A Resolução n.º 08/2008 do Comitê Gestor de Internet no Brasil prevê a possibilidade de cancelamento de domínio apenas por ordem judicial. Sendo caso de marca notoriamente conhecida, plenamente razoável o pedido de transferência do domínio. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. ART. 20 DO CPC. DEVER DO VENCIDO. APELAÇÃO PROVIDA”. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70029767530. Nona Câmara Cível. Comarca de Porto Alegre).

Curioso é que, em se tratando de marcas, às mesmas se aplica o princípio da especialidade, ou seja, a marca é protegida dentro do seu ramo de atividade. Assim, uma mesma marca pode coexistir[143] no mercado, desde que os produtos ou serviços não sejam semelhantes, idênticos ou afins, e possa se evitar a confusão e associação entre as marcas, conforme prevê os art. 124, XIX, da LPI.

Nessa óptica, os nomes de domínio não entram na mesma regra, pois, registrado um nome de domínio, o mesmo não poderá coexistir com outro igual, apenas um registrante terá exclusividade nesse nome. Como exemplo pode-se citar a revista Veja com um registro www.veja.com.br, e os produtos de limpeza veja, com o mesmo domínio, embora produtos diversos, não podem coexistir como nome de domínio[144].

Atenta-se para o problema de coincidência entre marcas. Podem existir duas marcas iguais, de titulares diferentes, com produtos ou serviços totalmente distintos, respeitando aí o princípio da especialidade. Tais marcas devidamente registradas no I.N.P.I. podem coexistir sob a óptica mercadológica. Sob a óptica da internet isto não é possível, logo, o primeiro titular da marca que registrar seu nome de domínio terá exclusividade do mesmo, sem estar cometendo qualquer conduta ilícita[145].

Sobre esta óptica, seria uma forma de minimizar conflitos e controvérsias, se aos nomes de domínio também aplicassem o princípio da especificidade, como por exemplo o “.adv”, sendo o mais específico, diferente do “.com” que é generalista. Logo, a especialidade da área de atuação pode ser uma solução.

A proteção conferida à marca tem fundamento constitucional[146], de forma que a Lei da Propriedade Industrial também consagrou em seus artigos tal proteção, conforme disposto nos artigos 129 e 131, in verbis:

“Art. 129, LPI – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Art. 131, LPI – A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.”

Inclusive, o uso da marca por terceiro sem autorização do titular, constitui ilícito penal e civil nos termos do artigo que segue da referida lei:

“Art. 189, LPI – Comete crime contra registro de marca quem:

I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita de modo que possa induzir confusão; ou

II – altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”

Sobre a questão do uso indevido de marcas para registro de nome de domínio, se torna simples e claro sua solução, a aplicação dos artigos 129 combinado com 189, da LPI, caracterizando assim a violação de propriedade e o crime de reprodução não autorizada[147].

No mesmo sentido, o entendimento de Alberto Murray Neto:

“Ora, a regra geral deve valer para todos os casos e não somente para aquelas marcas reconhecidamente notória. Estaria também cometendo um ato ilícito aquele que registrasse para si um nome de domínio que contivesse expressão idêntica ou similar à marca de propriedade de outrem que, embora não notória, já tenha sido divulgada no mercado como elemento identificador de determinado ramo de atividade ou produto. Seria uma flagrante atitude de má-fé com o objetivo claro e induzir o consumidor em erro, em benefício próprio”[148].

Ademais, o uso indevido da marca registrada para registro de nome de domínio similar, caracteriza concorrência desleal como também prevê a Lei da Propriedade Industrial em seu art. 195, III[149] [150].

Resta claro que um nome de domínio registrado posterior a marca com intenção de imitá-la, caracteriza-se como concorrência desleal. Sobre isso versa o art. 130, III[151], da Lei da Propriedade Industrial, dando pleno direito ao titular da marca zelar por sua reputação e integridade[152]. A decisão abaixo ilustra este posicionamento:

“CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. 1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 3. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator. 5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse processual configurado. 6. Recurso especial provido.” (Processo: REsp 1032104 / RS. RECURSO ESPECIAL
2008/0033891-8. Relator(a): Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Órgão Julgador: T3 – TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 18/08/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 24/08/2011).

Segundo critérios adotados pelo Saci-Adm, para solução de conflitos, quais sejam: cumprir e comprovar que o nome de domínio disputado é idêntico ou similar a um sinal distintivo sobre o qual o reclamante tem direitos e cumprir e comprovar também que o nome de domínio foi registrado e está sendo usado com má-fé[153].

No que tange a semelhança com marca já registrada, o Saci-Adm admite como fundamento apenas aquelas já registradas ou depositadas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, anteriormente ao registro do nome de domínio. Apenas as marcas notoriamente conhecidas não precisarão de registro anterior[154] [155].

Em relação ao critério de uso de má-fé, o Saci-Adm apresentou um rol exemplificativo de circunstâncias: a) o titular registrou o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou b) o titular registrou um nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome de domínio correspondente; ou c) o titular registrou o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou d) ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tente atrair, com o objetivo de lucro, usuários de internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante. Vê-se assim que o Saci-Adm é explícito no tocante à solução do conflito.[156]

Importa ressaltar que para Fábio Ulhoa Coelho, o critério adotado pelo Saci-Adm que só admite o conflito com marcas já registradas ou depositas, sendo posterior o registro ou o deposito da marca, o Saci-Adm não considera conflitante, tal critério estaria equivocado. O autor sugere que sempre o detentor da marca registrada, mesmo com o seu registro posterior ao nome de domínio, terá o direito de reivindicar o uso do nome de domínio junto ao órgão responsável. Entendimento este não defendido pelo Saci-Adm[157].

Nesse sentido, entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DE direitos dE NOME DE domínio na internet. marca “suíno.com”. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE, para registro de  nome de domínio.  Resolução n° 002/2005 DO Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). ANTERIORIDADE DO REGISTRO DA PARTE RÉ JUNTO À FAPESP DEMONSTRADA. hIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE INEXISTE QUALQUER OUTRA restrição AO USO DO nome de domínio PELOS RÉUS, TAIS COMO MARCA COM REGISTRO ANTERIOR OU MARCA NOTÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DAS DEMANDADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS DEMANDADOS E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA”. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70025968967. DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL. COMARCA DE SANTA ROSA).

Tal critério, ainda segundo o referido autor, só servirá no momento em que haja o registro de marca igual por titulares distintos, mas em classes diferentes. Neste caso, o critério anterioridade servirá para dirimir o conflito, em favor do detentor do registro mais antigo[158]. O julgado é ilustrativo:

“RECURSO ESPECIAL. PROTEÇÃO À MARCA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. CONFLITO ENTRE OS SIGNOS “DAVE” E “DOVE”. INEGÁVEL SEMELHANÇA GRÁFICA E FONÉTICA. PRODUTOS DESTINADOS AO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA DO REGISTRO MAIS ANTIGO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96. Interpretação. 2. Conflito entre os signos “DAVE” e “DOVE”. Utilização em produtos idênticos, semelhantes ou afins. Marcas registradas na mesma classe perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. 3. Semelhança gráfica e fonética entre as expressões. Inadmissível a coexistência de ambas no mesmo ramo de atividade comercial, sob pena de gerar indesejável confusão mercadológica. 4. Registro da expressão mais moderna – “DAVE” – invalidado, em face da anterioridade do registro da marca “DOVE”. 5. Recurso especial improvido. (Processo: REsp 1235494 / RJ. RECURSO ESPECIAL 2011/0027392-9. Relator(a): Ministro VASCO DELLA GIUSTINA” (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (8155). Órgão Julgador: T3 – TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 15/03/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 21/03/2011).

Tratando-se do conflito entre marca e nome de domínio, há de se admitir que não deverá prevalecer apenas o direito marcário, apenas e tão somente em razão da densa regulamentação e por se tratar de um tema mais antigo. Deve-se analisar sempre a intenção do registrante do nome de domínio. Tanto é assim que Clóvis Silveira afirma que

“é de se concluir que um nome de domínio, idêntico ou similar a uma marca registrada, mas que não pressuponha produto idêntico ou similar oferecido para o mesmo mercado, não infringe o direito do titular daquela marca. Pois o titular da marca não é proprietário do sinal em si, mas sim da aplicação do sinal a um determinado produto, mercadoria ou serviço. Assim, não há motivo para que um órgão de registro suspenda um nome de domínio como, por exemplo, ty.com, feito pelo pai de um menino Ty, para seu uso pessoal, pelo fato de a Ty Inc ter a marca Ty em alguma classe de produtos ou serviços (fazendo referência ao caso Giacalone). Tratar-se-ia, no caso, de abuso do direito que foi conferido ao titular da marca, sobre um legítimo direito do titular do domínio que não o utiliza como marca, mas como endereço na internet”[159].

Para tanto, José Faria Correa, ensina que se faz necessário verificar o conteúdo do site hospedado sob o nome de domínio, para apurar a existência de confusão ou associação com marca alheia[160], como também se pode depreender da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL, MARCA E DOMÍNIO DE SÍTIO. Em virtude do tipo de serviço prestado pelas partes é de especial relevância o registro do domínio, que, ao fim e ao cabo, é o local onde ocorre a atividade comercial das partes. Portanto, no caso, o direito sobre o uso do domínio e o direito sobre a marca se confundem, sendo de suma importância o resguardo do consumidor, que deve ser protegido da confusão advinda do uso da marca de um no domínio do outro. No que pertine ao uso do nome empresarial, a doutrina e a jurisprudência consagram a marca em detrimento do nome, já que este não ultrapassa os limites territoriais do Estado em que foi registrado. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70022712335. DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. COMARCA DE PELOTAS.  DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ  26/12/2007).

Ainda, o referido autor aponta como a futura e melhor solução:

“Uma vez que os nomes de domínio tendem a ganhar cada dia maior relevância econômica, com a propagação de negócios através da rede global de comunicações, é desejável que, realmente, se dote o País de um mecanismo ágil de solução de conflitos, diminuindo a necessidade de se deduzir pretensão em juízo e preservando-se as regras do ordenamento jurídico brasileiro quanto às marcas, nomes comerciais, os nomes civis, as indicações geográficas, os títulos de estabelecimento e toda a gama de elementos lógicos que integram o estabelecimento mercantil”[161].

Portanto, como se viu, marca e nome de domínio são elementos distintos, mas por terem funções que se assemelham, geram alguns problemas conflitantes, por questões ora de órgãos registrais distintos, ora por pessoas e empresas de má-fé, ora por uma simples utilidade e semelhança de um nome de domínio com uma marca.

4. CONCLUSÃO

Não restam dúvidas de que os signos distintivos são essenciais para o bom andamento da atividade empresarial. Tanto é assim que são previstos na Constituição Federal como Direitos Fundamentais, devido a sua grande importância para o exercício da empresa.

Entende-se que cada signo distintivo, seja o nome empresarial, a marca ou o título do estabelecimento, tem sua identidade, peculiaridade e espaço na formação do estabelecimento empresarial.

Ademais, os três signos fundamentais elencados fazem parte da vida empresarial e do direito há anos, logo, já estão bem tutelados, cobertos pelo manto da doutrina, jurisprudência e legislação específica.

A partir das pesquisas realizadas para o presente trabalho, depreende-se que o processo de globalização se deu de maneira abrupta; incrementos relativos aos meios de telecomunicações aconteceram praticamente do dia para a noite.

O mundo sofreu um avanço tecnológico intenso, que propiciou a criação de um novo mundo: o mundo virtual. Conhecido como ciberespaço, os indivíduos passam a ter a possibilidade de tem tudo em suas mãos com apenas um “click”. A rede virtual de computadores, assim como no “mundo real”, também necessita de endereços para localização. Tais endereços são chamados nomes de domínio, o mais novo dos signos distintivos da atividade empresarial, os quais não podem ser considerados apenas como intrusos no mundo das marcas.

Os nomes do domínio, assim como a internet surgiram repentinamente, em questão de 20 anos atrás não se ouvia falar em internet, tampouco de ciberespaço.

Pode-se concluir que tamanha e estrondosa tecnologia, com poder de utilização da rede para incremento de relações de consumo, fazendo uso dos nomes de domínio, carece de atenção especial por parte do direito, pois o mesmo não alcançou tal velocidade de regulamentação.

Cabe ressaltar que a criação bastante atual de um meio administrativo, o Saci-Adm, para tentar solucionar o conflito envolvendo nome de domínio, foi muito pertinente. Porém, além de apenas buscar solucionar conflitos recentes, está atrelado a meios bastante burocráticos, tendo em vista tratar-se de um órgão administrativo.

Para a solução de conflitos envolvendo nomes de domínio e marcas, deve-se analisar alguns pontos: a anterioridade do registro, se um dos agentes agiu de má-fé, se o conflito se dá por a marca e o nome de domínio serem iguais e atuarem no mesmo segmento. Como forma de evitar conflitos, e também solucioná-los, poderíamos, por analogia ao sistema de marcas, adotar os princípios da anterioridade e especificidade.

Verificou-se que o direito marcário já é bastante desenvolvido, propiciando uma tutela abrangente ao signo que cumpre todos os requisitos desde sua criação até sua extinção ou cessão, conforme a Lei nº 9.279/96. Já a tutela dispensada aos nomes de domínio, define-se em uma só frase “first come, first served”. Ou seja, resta claro que o primeiro a requerer, passa a ser o titular do direito. Por óbvio, tal critério inicial já se declara falível e causador de inúmeros conflitos.

Por derradeiro, tem-se que, embora os inúmeros conflitos existentes, além de o nome de domínio ser um grande aliado do empresário, ainda que careça de regulamentação legal específica, não são motivadores apenas de controvérsias no mundo das marcas, mas sim apenas outro signo distintivo utilizado para o exercício da atividade empresarial tão importante quanto os três tradicionais, quais sejam: o nome empresarial, a marca e o título do estabelecimento. Até porque os conflitos existentes entre estes signos são corriqueiros e não podem ser motivos para eliminar a existência e a importância dos mesmos.

Informações Sobre o Autor

Júlio César Dutra Corrêa

Acadêmico de Direito