Do permissivo legal do uso de marcas de terceiros

O uso indevido de marca caracteriza-se pela imitação ou reprodução de marca já existente, para identificar produtos ou serviços sem a devida autorização do titular da marca, gerando danosas conseqüências de ordem patrimonial e moral.

Em se tratando de direito marcário, os danos patrimoniais decorrentes do uso indevido de marca, manifestam-se através do desvio de clientela e a conseqüente diminuição de venda de produtos do titular da marca. Já os danos morais relacionam-se à procedência e qualidade dos produtos os quais, quando assinalados por marca usurpada, poderão denegrir a fama e imagem, conquistadas pela marca indevidamente utilizada.       

Nos incisos I e II do art. 132 da Lei da Propriedade Industrial – LPI nº 9279/96, temos as seguintes figuras do permissivo legal do uso de marca de terceiros:

“Art. 132. O titular da marca não poderá:

I – impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II – impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;”

Consoante ao Inc. I do art. 132 da LPI, o titular da marca não poderá impedir que a mesma seja utilizada em conjunto com os sinais distintivos dos comerciantes ou distribuidores, exclusivamente para fins promocionais ou comerciais, o que não significa que o comerciante ou distribuidor (salvo contrato específico de licença) possa agregar sua marca de comércio à marca original do produto de forma a sugerir vinculação entre as marcas.

Enquanto que o Inc. II estabelece que o titular da marca não pode impedir que ela seja utilizada pelos fabricantes de acessórios para indicar a finalidade ou destinação de seus produtos, desde que não seja configurada qualquer prática de concorrência desleal.

Tais dispositivos legais referem-se à permissibilidade de uso de marca de terceiros apenas como “marca de referência”, cuja correta utilização deverá estar permeada pelos princípios da lealdade de concorrência.

Com efeito, o permissivo legal autoriza o uso de marcas de terceiros apenas e tão somente como marca de referência e jamais como assinaladora de produto.   

Nesse sentido, cumpre ainda esclarecer que o permissivo do Inc. II do art. 132 da LPI, não significa que o fabricante possa pegar carona na marca protegida de terceiros, com o intuito de introduzir ou comercializar o seu produto, eis que estaria incidindo em prática desleal de concorrência, a qual não se admitirá em qualquer hipótese, como assim lembrou o legislador na parte final do referido Inc. II.

Vale ainda lembrar que o referido Inc. II do art. 132 da LPI, faz referência à permissibilidade de uso de marca de terceiros apenas por fabricantes de “acessórios”, sendo vedada tal permissibilidade a quaisquer outros produtos não incluídos nessa categoria.

Finalmente, acrescente-se que o mencionado Inc. II, permite que o fabricante de acessório possa fazer projeção de sua própria marca e não se projetar através da marca de outrem.

Em exames periciais que realizamos em processos de utilização indevida de marca, temos visto um crescente número de casos, notadamente no segmento automotivo, em que fabricantes de acessórios vêm abusivamente utilizando a marca do veículo em seus produtos, alterando por completo o conceito de marca de referência e, conseqüentemente, não estarão amparados pelo permissivo legal do uso de marca de terceiros ditado pelo Inc. II do art. 132 da LPI, eis que, além de prática de concorrência desleal, também estarão incidindo na “maculação” da marca protegida, que se constitui em um dos elementos de sua diluição.

Tem-se por princípio que a “maculação” é uma ofensa à integridade moral da marca, quer pela associação a um produto de qualidade inferior, quer pelo assinalamento de um produto que sequer é produzido pela legítima detentora da marca.

O conceito do art. 10 bis da Convenção da União de Paris (inserida no ordenamento jurídico brasileiro), estabelece como ato típico de concorrência desleal, qualquer prática que seja suscetível de causar confusão entre produtos.